【正文】 出深刻的剖析。–例如，當(dāng)審查員認(rèn)為一項(xiàng)發(fā)明不構(gòu)成技術(shù)方案時(shí)，如果代理人不了解專利法第二條、第二十五條、審查指南的相關(guān)章節(jié)、審查操作規(guī)程的相關(guān)章節(jié)、審查員普遍的審查思維和潛規(guī)則，很難做出有說服力的爭辯建議。刪除，有百害而無一利；不刪，也不會有任何壞處。 12【 例 】 客戶指示與所附 US counterpart claim amendment不一致，以哪個(gè)為準(zhǔn)？? OA中，審查員認(rèn)為權(quán)項(xiàng) 19不清楚，我們建議提供clarification的爭辯，客戶指示我們提供 clarification，但所附 US counterpart claim amendment中刪除了權(quán)項(xiàng) 19。? 完全 “翻譯 ”客戶指示的行為不可取，翻譯腔不可漏，因?yàn)槲覀兪菍I(yè)的代理人而不僅僅是 translator and messenger。若客戶指示不明確或有問題，要及時(shí)與客戶充分溝通，取得客戶的確認(rèn)或進(jìn)一步的指示，而不能憑借個(gè)人判斷自作主張。對于代理人來說，提出問題也是一種藝術(shù)？? 客戶的要求必須認(rèn)真對待。與審查員溝通10? 與客戶多溝通。–要取悅審查員，激怒審查員一定不會帶來好處。 –遇到 OA中的一些問題，不知道審查員的真正意思，多電話溝通。根據(jù)反饋來修正自己的行為，是不斷改進(jìn)的有效途徑。代理人不是申請人8? 遇到無把握、難以處理、不知道如何處理的情形，要主動請示、請教資深。? 代理人不應(yīng)把自己擺在申請人的位置，不能越俎代庖，在一些問題的處理上不經(jīng)客戶同意而自行定奪。立場不同，所以口吻不同7? 專利法原理無國界，但專利法律、法規(guī)和規(guī)章有差異，對于客戶指示中不符合中國特殊規(guī)定的，應(yīng)向客戶解釋，要告知客戶中國的特殊規(guī)定是什么樣子，我們的特殊規(guī)定可能合理，也可能不符合國際通行規(guī)則，但都要讓客戶知曉。–錯(cuò)誤的代理人口吻： claim 1不具備創(chuàng)造性，同理， claim 11也不具備創(chuàng)造性。–審查員口吻： claim 1不具備創(chuàng)造性，其從屬claims的特征均為公知常識，故也不具備創(chuàng)造性。號碼（申請?zhí)?、案號、對比文件號等），期限（不同?OA有不同的時(shí)限要求），不串行，不丟落內(nèi)容–給資深 review之前，自己必須 double check；發(fā)給客戶之前，必須再 double check。? 思考：在 deadline當(dāng)天匆忙交案子，好習(xí)慣 or惡習(xí)？4Diligence? 勤勉盡責(zé)，時(shí)刻保持誠惶誠恐、如履薄冰的心態(tài)，要仔細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)，追求完美。處理審查意見通知書之經(jīng)驗(yàn)分享宋獻(xiàn)濤目 錄1 代理人的天職2 代理人的內(nèi)功3 OA基本要求和常見錯(cuò)誤4 新穎性和創(chuàng)造性2代理人的天職? Serve clients and fight for clients. (Note: fight is not flight)? 為客戶提供可行的建議? 按照客戶的指示行事 (act as instructed)? 思考：面對 office rejection，我們能否表現(xiàn)出投降的姿態(tài)？能不能主動建議客戶 abandon？3強(qiáng)烈的時(shí)限意識? official deadline? 內(nèi)部 deadline? 從容不迫地完成每一個(gè)案件，相對于 deadline保持一定的提前量。? 收卷時(shí)還在匆忙涂答題卡的學(xué)生，一定不是優(yōu)秀的；同理，匆忙完工的案子， quality一定不會好。 –追求精細(xì)化、專業(yè)化，杜絕丟三落四、粗枝大葉–Professional carefulness要成為習(xí)慣。5? 審查員的目標(biāo)是挑錯(cuò)，代理人的目標(biāo)是辯解或改正錯(cuò)誤? 代理人不能充當(dāng)審查員，不得以審查員的思維和口吻寫 ments和下結(jié)論，處處為審查便利著想（我們只能就審查員指出的問題給出充分的建議，而不能代替審查員做前置審查）? 審查員講的話一般都是對本發(fā)明不利的話，審查員經(jīng)常斷章取義、偷梁換柱，刻意曲解對比文件，所以，照抄審查員的話，風(fēng)險(xiǎn)很大，對客戶不會有任何好處代理人不是審查員6【 例 】 遇到難以克服的 rejection，把審查員的觀點(diǎn)重復(fù)一遍，得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。同理， claim 11及其從屬 claims也不具備創(chuàng)造性。–正確的代理人口吻： claim 1具備創(chuàng)造性，相應(yīng)地，其從屬 claims具備創(chuàng)造性；同理， claim 11及其從屬 claims也具備創(chuàng)造性?？蛻羧绻粡模钚锌蛻糁辽系脑瓌t。– 例如，客戶指示我們增加 claims，事先未告知客戶有何風(fēng)險(xiǎn)，自作主張，沒有增加。? 仔細(xì)研究資深修改過的地方，不讓歷史反復(fù)重演。 與資深溝通9? 原則： 態(tài)度謙卑熱情，內(nèi)心堅(jiān)毅冷靜；表面是配合，行動中是有理有據(jù)有節(jié)地 argue。 –如有實(shí)質(zhì)性問題要與審查員進(jìn)行溝通，要具備一定的 bargain能力，不要讓審查員覺得自己less experienced。遇到蠻不講理的審查員，要克制自己。一般客戶歡迎 open discussion，尤其是客戶最熟悉的部分，如技術(shù)原理。一定要尊重客戶指示，但不盲從。與客戶溝通11正確理解 instruction? Comments和 response的受眾不同，所以，有時(shí)不能直接轉(zhuǎn)換。? 對于客戶的指示我們要消化、理解，然后做出不偏離客戶指示且更有利于客戶的答復(fù) OA等行為。? US counterpart claim amendment中刪除了有的從屬權(quán)利要求，我們不能刪，除非其被并入了獨(dú)立權(quán)利要求。? Conform的意思不是說完全相同，而是 adapt，即在爭取最大利益的前提下 ply in actions, behavior, etc, with accepted standards or norms舉例13? 要擅長 legal research，在技術(shù)和法律層面做出透徹的分析，這是代理人賴以存活的看家本領(lǐng)，需要真槍實(shí)彈的經(jīng)驗(yàn)積累–代理人需要熟悉中國的法律法規(guī)、實(shí)務(wù)、通行規(guī)則、審查員的慣用手法，這需要多學(xué)習(xí)、多交流、多思考。Thoroughness14Thoroughness? 再例如，如果代理人不了解審查指南關(guān)于計(jì)算機(jī)程序相關(guān)發(fā)明的規(guī)定、 SIPO關(guān)于虛實(shí)結(jié)合寫法的潛規(guī)則，遇到審查員發(fā)出反對意見時(shí)，只會做出無謂的爭辯或修改不符合要求而引發(fā)不必要的下一次 OA，最終讓客戶抱怨我們不懂 local rules和unprofessional。15Thoroughness? 對于審查員的每一個(gè) objection，都要做出有針對性的回應(yīng)，尤其要注重說理的深刻和充分，善于指出審查員的理解偏頗、邏輯錯(cuò)誤或荒謬之處。? 如何 argue，如何做 legal research，這是一個(gè)長期鉆研的課題。? 附圖不是充分公開的必要條件，法、細(xì)則、指南無此規(guī)定，業(yè)界也無人曾經(jīng)發(fā)出過這樣的聲音，所以，缺少附圖不一定造成公開不充分，二者之間沒有必然的因果關(guān)系。 ? 因此，該條款并不反對缺少附圖的情形，審查員適用法律錯(cuò)誤。我們需要把這三個(gè)方面總結(jié)一下，難度應(yīng)該不是太大。 例 51：三個(gè)饅頭能吃飽，不能得出兩個(gè)饅頭吃不飽的結(jié)論。例 53：競猜節(jié)目，主持人只需提示幾句，參與者就能猜中，而無需主持人說完全部的提示語。19養(yǎng)成好習(xí)慣，提高效率? 做 ments時(shí)，搭建好框架，分清重要問題和次要問題，把精力集中于解決重要問題，對于客戶仰仗我們 expertise or best judgment的問題，把中文直接修改好。如果 inplete、有新增claims、指示明顯不對頭等情形，要立即寫信給客戶，起到應(yīng)有的提示作用，因?yàn)槲覀兪菍I(yè)人士，不僅僅是 messenger。 –審查員經(jīng)常說錯(cuò)話，客戶偶爾也會說錯(cuò)話，但我們不能。–刪除 claims時(shí)，不要啰嗦太多；評價(jià)本發(fā)明和對比文件，要從自己的角度出發(fā)，慎用審查員的話。22對 OA的基本要求? 全面覆蓋， ments and response要針對 OA提出的各個(gè) rejections做 itembyitem的分析，一個(gè)也不能少，要避免：–