【正文】 委員的傾向性意見 46 初步判斷 47 初步判斷 ? 有時審查委員會粘貼出錯，例如，在第一方框的情況下， OA正文最后一段套話卻說沒有授權(quán)前景。 44 初步判斷 ? OA扉頁表格的內(nèi)容 –比較對比文件的公開日和本申請的最早優(yōu)先權(quán)日，雖然出錯概率很小，但也不是絕對沒有，并且也不耽誤時間，建議大家養(yǎng)成此習慣。如果申請人提出異議，則審查員應說明理由或舉證證明。 37 新穎性 （ ） ?單獨對比原則 ?不屬于現(xiàn)有技術(shù) ?未被抵觸申請所公開 38 創(chuàng)造性 （ ） ?同現(xiàn)有技術(shù)（不包含抵觸申請）相比 ?發(fā)明具有 突出的 實質(zhì)性特點和 顯著的 進步 ?實用新型具有實質(zhì)性特點和進步 39 新穎性 VS創(chuàng)造性 ? Novelty rejection：一項權(quán)利要求的所有技術(shù)特征被一份對比文件所公開 ? Inventiveness rejection：一項權(quán)利要求的大部分技術(shù)特征被最接近的對比文件所公開，區(qū)別特征為公知常識，或者區(qū)別特征被另一份對比文件所公開且在其中能找到技術(shù)啟示 40 突出的實質(zhì)性特點 (三步法 ) ?確定最接近的現(xiàn)有技術(shù) ?確定區(qū)別特征 ?判斷區(qū)別特征對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是否顯而易見 (是否有技術(shù)啟示 ) 41 技術(shù)啟示 ?區(qū)別特征為公知常識 ?區(qū)別特征是最接近的現(xiàn)有技術(shù)或其他對比文件中所披露的技術(shù)手段，并且，在本發(fā)明和對比文件中所起的 作用相同 （從技術(shù)問題和技術(shù)效果出發(fā)） 42 舉例 ? 本發(fā)明： A+B+C ? D1： A+B ? D2： C ? 在本發(fā)明中 C的作用是防滑，而在 D2中 C的作用是隔熱，則不存在由D1+D2得到本發(fā)明的技術(shù)啟示；即使作用相同，也未必有技術(shù)啟示，還得看是否有技術(shù)障礙 43 公知常識 ? 審查員常把很多技術(shù)特征歸為公知常識。 ? 永遠不能讓客戶從 report letter中感覺到我們束手無策，要讓客戶認識到：一個案子，即便沒有授權(quán)前景，也不是因為我們沒有透徹理解所造成的，而是因為其沒撰寫好所造成的，或者是不符合中國法律規(guī)定所造成的。而代理人則粘貼上 the rejected claim和審查員關(guān)于對比文件 1的評述，直接得出結(jié)論： claim 1未被對比文件 1公開。 35 常見形態(tài)：輕描淡寫 ? 例 1：說明書第 9頁第 12行至第 12頁第 5行對此有明確記載，可以直接地、毫無疑義地確定出修改后的權(quán)利要求，故符合專利法第三十三條的規(guī)定。而此代理人居然還準備再編造公式，去跟審查員爭辯。 34 常見形態(tài)：過度抗辯 ? 有人自己發(fā)揮，給出了一個多次方公式，號稱本領(lǐng)域技術(shù)人員能設(shè)想出各種各樣的此類公式。 ? 審查員指出的問題基本上是存在的，修改起來也不會給客戶造成不利，卻仍進行無謂的抗辯，覺得爭辯是代理人的天職，這反而會造成新的問題，在后續(xù)的 OA中，無法自圓其說。 ? 例如，審查員指出：權(quán)利要求中的某一用語與說明書描寫的不一致，得不到說明書的支持；說一些宏觀的描述，避而不談說明書中的相關(guān)表述與the challenged feature of the claim in question是否一致，也不對 the challenged feature of the claim in question進行修改。 ? Note：兩項權(quán)利要求的保護范圍相同，會存在不簡潔的問題；但兩項權(quán)利要求的保護范圍一大一小或交疊，則不存在不清楚或不簡潔的問題，完全符合專利法的任何規(guī)定。 31 常見形態(tài)：自相矛盾 ? 例 2：審查員指出兩項權(quán)利要求的保護范圍相同。 ? 例 1：審查員指出“所述 A和 B包括所述 C和 D”存在多種解釋，因而不清楚。 ? 例 9：權(quán)利要求書或說明書的修改用錯了版本。 29 常見形態(tài)：馬虎大意 ? 例 7：審查意見通知書指出權(quán)利要求和發(fā)明內(nèi)容的修改超范圍，答 OA時只對權(quán)利要求進行了修改，而沒有修改發(fā)明內(nèi)容；審查意見通知書明明指出了發(fā)明名稱有問題， ments or response時卻視而不見。 ? 例 5：不懂逗號和句號的區(qū)別，有時一項權(quán)利要求中有多個句號，有時一項權(quán)利要求的結(jié)尾是逗號。 ? 例 3：說明書或權(quán)利要求書的頁碼標錯，替換頁多了或少了內(nèi)容。 27 常見形態(tài)：馬虎大意 ? 例 1：意見陳述書中明明說了刪除權(quán)利要求 1520，但替換頁中卻沒有刪除。一般進入四通、五通之后，審查員就很難有耐心了，也就不能過于細致了。 – 但可以先分析，再說，為了進一步突出發(fā)明點，而作slight change ? 有理有據(jù) – 反例：泛泛而談，不著邊際，不能自圓其說 ? 不講錯話 – 反例：保護范圍相同，得出一個范圍大，一個范圍小 – 反例：用 33條的語氣談論 、 ? 準確流暢 – 語言通順，沒有錯別字 25 代理人和審查員的思維方式不同 ? 審查行為必須合法，而我們確保自己行為不違法即可 ? 對于我們來說，法律沒有明確禁止的，我們?nèi)プ鼍筒贿`法；但對于審查員來說，法律明確規(guī)定的，他才能做，法律沒有明確規(guī)定的，他就不能做，否則就違法 ? 審查指南和操作規(guī)程是約束審查員的操作手冊，但對申請人不一定有約束力（單一性問題；外觀優(yōu)先權(quán)問題），分析審查意見的依據(jù)是專利法與細則，而非指南，更非操作規(guī)程 26 知己知彼，百戰(zhàn)不殆 ? 審查員的工作量比較飽滿，無法像代理人一樣深入研究本發(fā)明和對比文件，所以，常常下很牽強的結(jié)論（例如，相當于、必然等等），有時還恐嚇申請人，例如，不具有授權(quán)前景、將被視為撤回等等。 22 審查員的慣用手法 ? 虛張聲勢 ? 盲人摸象，斷章取義 ? 指鹿為馬，偷換概念 ? 事后諸葛亮，一切皆是公知常識 ? 牽強附會 ? 變色龍 ? 無中生有，無事生非 ? 邏輯混亂，法律適用錯誤 ? 拋磚引玉 ? 信口開河，不知所云 ? 我們的目標：見招拆招，見鬼殺鬼。 –對于審查意見，要一針見血地指出 the point。 21 避免講錯話 ? 從不同方面爭辯，但不能說錯話，以防禁止反悔。 ? 收到 instruction后，立即入卷，馬上花幾分鐘看看instruction是不是可行。 例 54：春節(jié)時， YUA給我發(fā)短信，但未注明是誰，我能猜出來。 例 52：大霧朦朧，很難看清到底是什么動物，但只要露出象鼻子，人們就能知道它是一只大象，而無需看到其全身。 19 Example –進一步的分析 ? 如果 100%的信息披露構(gòu)成充分公開，并不能推導出80%的信息披露就導致公開不充分。 –本案的事實 ? 只要本案的文字部分對技術(shù)問題、技術(shù)手段、技術(shù)效果已經(jīng)做出了充分的描述，公開就是充分的。 18 Example –法律適用錯誤 ? 充分公開的條款是專利法第 26條第 3款，其規(guī)定，說明書應當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。 17 Example 缺少附圖就必然公開不充分嗎？ –邏輯錯誤 ? 審查員看到缺少附圖，就得出公開不充分的結(jié)論，這樣的邏輯是有問題的。 ? 永遠要保持懷疑精神：審查員的觀點不一定正確。 ? 反面例子，在收到 OA后，提不出 reasoning or ments，僅僅告訴客戶應刪除某權(quán)利要求或本申請無法得到授權(quán)或者建議客戶放棄；或者，只是泛泛地不同意，卻不能做出深刻的剖析。 –例如，當審查員認為一項發(fā)明不構(gòu)成技術(shù)方案時，如果代理人不了解專利法第二條、第二十五條、審查指南的相關(guān)章節(jié)、審查操作規(guī)程的相關(guān)章節(jié)、審查員普遍的審查思維和潛規(guī)則，很難做出有說服力的爭辯建議。刪除，有百害而無一利；不刪，也不會有任何壞處。 13 【 例 】 客戶指示與所附 US counterpart claim amendment不一致，以哪個為準？ ? OA中，審查員認為權(quán)項 19不清楚，我們建議提供clarification的爭辯，客戶指示我們提供 clarification，但所附 US counterpart claim amendment中刪除了權(quán)項 19。 ? 完全“翻譯”客戶指示的行為不可取，翻譯腔不可漏，因為我們是專業(yè)的代理人而不僅僅是 translator and messenger。若客戶指示不明確或有問題，要及時與客戶充分溝通，取得客戶的確認或進一步的指示，而不能憑借個人判斷自作主張。對于代理人來說，提出問題也是一種藝術(shù)？ ? 客戶的要求必須認真對待。