【文章內(nèi)容簡介】 造性 ? Novelty rejection：一項權利要求的所有技術特征被一份對比文件所公開 ? Inventiveness rejection：一項權利要求的大部分技術特征被最接近的對比文件所公開，區(qū)別特征為公知常識，或者區(qū)別特征被另一份對比文件所公開且在其中能找到技術啟示 40 突出的實質性特點 (三步法 ) ?確定最接近的現(xiàn)有技術 ?確定區(qū)別特征 ?判斷區(qū)別特征對本領域普通技術人員來說是否顯而易見 (是否有技術啟示 ) 41 技術啟示 ?區(qū)別特征為公知常識 ?區(qū)別特征是最接近的現(xiàn)有技術或其他對比文件中所披露的技術手段，并且，在本發(fā)明和對比文件中所起的 作用相同 （從技術問題和技術效果出發(fā)） 42 舉例 ? 本發(fā)明： A+B+C ? D1： A+B ? D2： C ? 在本發(fā)明中 C的作用是防滑，而在 D2中 C的作用是隔熱，則不存在由D1+D2得到本發(fā)明的技術啟示；即使作用相同，也未必有技術啟示，還得看是否有技術障礙 43 公知常識 ? 審查員常把很多技術特征歸為公知常識。審查指南規(guī)定，技術詞典、技術手冊、教科書等工具書可作為公知常識性證據(jù) ? 在實質審查階段，為了合理平衡行政效率，審查員無需對審查意見中涉及的公知常識進行舉證。如果申請人提出異議，則審查員應說明理由或舉證證明。但如下事實，審查員無需舉證證明： – 眾所周知的事實； – 自然規(guī)律及定理； – 根據(jù)法律規(guī)定或者已知事實和日常生活經(jīng)驗法則能推定出的另一事實。 44 初步判斷 ? OA扉頁表格的內(nèi)容 –比較對比文件的公開日和本申請的最早優(yōu)先權日，雖然出錯概率很小，但也不是絕對沒有，并且也不耽誤時間，建議大家養(yǎng)成此習慣。 –看一下表格，大體知道審查員的傾向性意見。 ? 思考：如果扉頁的傾向性意見與 OA正文的意見不一致，以哪個為準？ 45 初步判斷 ? 從審查意見通知書的 扉頁 和 正文 最后一段話，可大致看出審查委員的傾向性意見 46 初步判斷 47 初步判斷 ? 有時審查委員會粘貼出錯，例如，在第一方框的情況下， OA正文最后一段套話卻說沒有授權前景。 48 檢索對應案的 file history ? 與審查員達到信息的基本對稱 ? 借鑒和參考，但不能當作標準答案 ? 如果進行修改，要到說明書中找依據(jù)，確保不超范圍 ? 思考 1： US把從權并入獨權得到授權，而中國審查員駁了從權，能否照搬？ ? 思考 2：有的從權在中國僅以創(chuàng)造性被駁，而美國獨權進行了修改，但刪除了從權（不是并入了獨權），我們是否要 conform？ 49 大體瀏覽 claims和 OA正文 ? Claims中有多少個獨權？各個獨權的技術特征是不是大致對應？審查員是否采用不同的對比文件來評述不同的權利要求？ ? 審查員的評述是否看起來有道理？例如，是否使用了公知常識來評述權利要求、是否將權利要求抄了一遍且沒有指出具體出處、或者是否詳細地指出對比文件中與權利要求的各個特征相對應的內(nèi)容？ ? 如果權利要求容易理解，且審查意見清楚易懂，可以直接比對。 ? 多數(shù)情況下，不容易看懂權利要求所概括的技術方案，也不容易評判審查意見是否合理，這一過程只是對權利要求和 OA形成大體的了解，以便后面有針對性地閱讀說明書和對比文件。 50 閱讀說明書 ? 目的：理解權利要求的技術方案，尋找區(qū)別特征和修改依據(jù) ? Focus以下內(nèi)容： – Abstract –背景技術中最后幾段描述技術問題的內(nèi)容 – Summary和 Detailed Description概括技術效果及相應技術手段的內(nèi)容 –體現(xiàn)發(fā)明點的流程圖（框圖）及其文字描述 51 比對、找區(qū)別、爭辯 or修改 ? 在理解發(fā)明之后，比對權利要求和對比文件，最好列表比對，越仔細越好 ? 找區(qū)別：只要有一處比對結果的技術問題、手段或效果不同，就說明具備新穎性 ? 判斷顯而易見性（技術效果和 /或技術啟示） ? 爭辯或修改 ? 如果獨權不行，再比對從權，如果所有從權都不行，再考慮從說明書提煉特征 52 Rejections實在難以克服時怎么辦 ? 一般情況下總能找到一些爭辯的理由或者修改的內(nèi)容，不管如此爭辯或修改是否足夠 strong，要try。 fight不一定能成功，但 flight肯定會失敗。 ? Full ments的最基本要求 – 總結我們所理解的發(fā)明點是什么（技術問題、技術手段、技術效果），用列表方式比對發(fā)明點和對比文件相應的公開內(nèi)容（例如，本發(fā)明有幾個關鍵點，是否已被公開，被對比文件的哪些地方公開），否則客戶會懷疑我們到底看沒看過說明書。詢問客戶我們對發(fā)明點的理解是否正確，告知客戶我們理解的發(fā)明點已經(jīng)被公開，征求客戶意見，需求客戶幫助。 53 Rejections實在難以克服時怎么辦 ? Full ments的高層次要求 – 對權利要求逐項進行分析比對，然后對說明書進行逐段點評。如發(fā)現(xiàn)區(qū)別點，則全部列出，然后判斷是否可行，如不可行則告訴客戶，我們找不到效果來支持，如果以此爭辯，可能會被指為公知常識?；诖?，征求客戶意見，需求客戶幫助。 ? 即便迫不得已而建議刪除或限縮權利要求，也要向客戶充分地陳述原因，即，向客戶說明原來的claims為什么不符合中國法律規(guī)定或在技術上有實質性缺陷，而不能讓客戶覺得是代理人無能或不負責任。 54 Common inventiveness rejections ?1. D1+C (mon sense) ?2. D1+D2 ?3. D1+D2+C 55 1. D1 +C c o m p a r e D 1 w i t h c l a i m 1 o f t h e c l a i m e d i n v e n t i o nt h e d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e i s C ?Y E SY E SC o n s i d e r a m e n d i n g c l a i m 1N O Y E SA r g u e AN OA r g u e CA r g u e Bt h e o p i n i o n o f t h e e x a m i n e r i s c o r r e c t ?t h e i n v e n t i o n a s a w h o l e i s o b v i o u s t o a p e r s o n s k i l l e d i n t h e a r t ?N O Argue A: (1) At least one feature in claim 1 can not be regarded as equivalent to the feature disclosed in D1 (2) A feature in D1 is a generalization while the corresponding one in claim 1 is species (particular example) Argue C: (1) problemsolution invention (2) hindsight analysis (3) Cases in Part II Chapter 4 Section 5 Argue B: (1) Obviously not mon sense, we may ask the examiner to provide evidence (2) There is contrary evidence in the background of invention 56 2. D1+D2 c o m p a r e D 1 w i t h c l a i m 1 o f t h e c l a i m e d i n v e n t i o nt h e d i s t i n g u i s h i n g f e a t u r e i s d i s c l o s e d i n D 2 ?Y E SY E SC o n s i d e r a m e n d i n g c l a i m 1N O Y E SA r g u e AN OA r g u e DA r g u e At h e o p i n i o n o f t h e e x a m i n e r i s c o r r e c t ?a t