【正文】 （五）公知技術抗辯（ 40） ? 公知技術的含義 ? 公知技術的判斷 ? 公知技術抗辯不受宣告無效程序影響 ? 普遍采用的原則 ? 美國最高法院觀點： ? 。 ? 藥品專利的特殊性 ? 為能夠在專利有效期限屆滿后立即實施該技術 ， 在申請藥品注冊過程中 ， 以臨床試驗為目的 ， 制造 、 使用專利產(chǎn)品或者使用專利方法以及使用依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的 ， 人民法院應當依據(jù)專利法第六十三條第一款第 （ 四 ） 項的規(guī)定處理 。 ? 先用權人無權許可他人實施或者向他人轉讓其享有先用權的技術或者外觀設計 ， 除非連同其企業(yè)整體轉讓或者被承繼 。 ? 其他限制 ? 先用權人所實施的技術或者外觀設計應當是在專利申請日以前自己研究開發(fā) 、 設計或者合法受讓取得的技術或者外觀設計 。 （以能表明為實施專利技術所作的準備為必要） ? 在原有范圍內繼續(xù)制造、使用 ? 原生產(chǎn)數(shù)量 ? 原生產(chǎn)能力 ? 發(fā)明與事業(yè)目的 發(fā)明范圍：產(chǎn)品專利、用途專利 事業(yè)目的：如為化工，不得為飼料 ? 在原有范圍內繼續(xù)制造 、 使用 （ 45） ： 專利法第六十三條第一款第 （ 二 ） 項所稱 “ 僅在原有范圍內繼續(xù)制造 、 使用 ” ， 是指先用權人為自身發(fā)展的需要在專利申請日以前已經(jīng)實施技術或者外觀設計的產(chǎn)業(yè)領域內自己繼續(xù)實施 。 ? 已經(jīng)作好制造、使用的必要準備 ? 在原有范圍內繼續(xù)制造、使用 ? 其他限制 已經(jīng)作好制造、使用的必要準備 專利法第六十三條第一款第（二）項所稱 “已經(jīng)做好制造、使用的必要準備 ” ，是指已進行了實質性的專項投資，并且完成了必要的技術準備。 ? 依照前款規(guī)定處理時不得侵犯他人已經(jīng)依法公示的對該專利權享有的獨占或者排他的實施權 。 ? 討論：專用部件、設備問題 45： ? 下列情形 ， 人民法院應當依照專利法第六十三條第一款第 （ 一 ）項的規(guī)定處理： ? （ 一 ） 專利權人制造 、 進口或者經(jīng)專利權人許可而制造 、 進口的只能用于實施其專利方法的設備售出后 ， 使用該設備實施該方法專利的； ? （ 二 ） 專利權人制造 、 進口或者經(jīng)專利權人許可而制造 、 進口的只能用于制造其專利產(chǎn)品的部件售出后 ,使用該部件實施該專利的； ? （ 三 ） 專利權人或者經(jīng)專利權人許可依照動物或者植物品種的生產(chǎn)方法專利直接獲得的動物或者植物品種的繁殖材料售出后 ， 農(nóng)民自繁自用該植物品種的繁殖材料的或者農(nóng)民自己使用或者銷售該動物品種的繁殖材料的 。（參見“知識產(chǎn)權” 202 4：董紅海的文章） ? 在一定意義上保證外觀設計近似性判斷的客觀性。專利設計由專利中的圖來確定，而不僅僅由所主張設計的某一個特征來確定。錯在沒有將申請時所有的圖考慮進來。因此，構成侵權。（ Contessa Food:裝有蝦托盤） ? 專利產(chǎn)品與被控侵權產(chǎn)品的唯一區(qū)別：底部不一樣。 ? 所以 ， 美國法院在判斷一項設計是功能性的還是裝飾性的 ， 主要是看這項設計是出于裝飾性的目的還是出于功能性的唯一目的 ， 這可供我們在處理這個問題時參考 。 ? （本案以該外觀設計與已有外表形狀相同，被駁回） ? 討論稿第十八條： ? “ 下列情形 ， 人民法院應當依據(jù)專利法第二十三條和專利法實施細則第二條第三款的規(guī)定 ， 將其排除在外觀設計專利權保護范圍之外： ? （ 一 ） 在正常購買時不會予以注意并且在使用時看不到的產(chǎn)品內部的形狀 、 圖案 、 色彩特征； ? （ 二 ） 為了實現(xiàn)產(chǎn)品的技術功能所能采用的唯一的外觀設計； ? （ 三 ） 為使一個產(chǎn)品能夠聯(lián)接到或者安裝到另一產(chǎn)品中以便它們發(fā)生功能而使用的外觀設計 ， 但為實現(xiàn)技術功能可以有多種外觀設計選擇的除外 。 ? 最高法院 1997年 2月 17日批復 ? 人民法院在審理產(chǎn)品外觀設計專利侵權案件中，應當依照專利法第五十九條第二款和專利法實施細則第二條第三款的規(guī)定確定專利權的保護范圍。 ? TRIPS協(xié)議第二十五條 1也規(guī)定：“成員可以規(guī)定：外觀設計之保護，不得延及主要由技術因素或者功能因素構成的設計。 ? 侵權判斷方式應當與授權判斷方式一致 （四）非外觀設計因素的處理 ? 問題的提起：將不屬于外觀設計專利保護的客體授予外觀設計專利權 ? 案例：線盒接口外觀設計專利侵權 （本案以該外觀設計與已有外表形狀相同，被駁回） ? WIPO觀點： ? 工業(yè)品外觀設計是指物品的裝飾性或富有美感的特點。 ? 注意：產(chǎn)品本身的誤認、混同，不能擴大到產(chǎn)品來源。 ? 在誤認、混同與現(xiàn)有設計之間，仍保留一個“顯著的影響”的空間范圍。 ? 但是，僅僅根據(jù)兩項外觀設計不會導致一般消費者誤認、混同，并不必然得出二者的差別對于產(chǎn)品的整體視覺效果具有顯著的影響的結論。 ? 討論：一般消費者是否可以修改為相關公眾？ 判斷標準 ? 授權標準 : 由“誤認、混同”提高到“顯著的影響” ? 2021年審查指南公報第 1期： ? 如果一般消費者經(jīng)過對被比外觀設計與在先外觀設計的整體觀察可以看出 ， 二者的差別對于產(chǎn)品的整體視覺效果不具有顯著的影響 ， 則被比外觀設計與在先外觀設計相近似；否則 ， 兩者既不相同 ， 也不相近似 。如裝修人員購買裝修材料。 ? 侵權判斷主體與授權判斷主體應當一致。 ? 落入外觀設計專利權保護范圍的構成要件： ? 產(chǎn)品相同或者類似，并且 ? 外觀設計相同或者近似 （二）相同或者類似產(chǎn)品的認定 ? 功能、用途 （三）近似外觀設計的判斷 ? 判斷主體 ? 判斷標準 ? 判斷方式 判斷主體 ? 判斷主體與授權條件密切相關。只有對權利要求書所記載的全部技術特征給予全面、充分的尊重，社會公眾才不會因權利要求內容不可預見的變動而無所適從，從而保障法律權利的確定性，從根本上保證專利制度的正常運作和價值實現(xiàn)。 ? 權利要求書的作用的作用是確定專利權的保護范圍。 ? 最高法院判決認為： ? 應當認為，凡是專利權人寫入獨立權利要求的技術特征，都是必要技術特征，都不應當被忽略，二均應納入技術特征對比之列。 同樣，所述的筒壁以至少二層以上的玻璃纖維布疊合而成，各層玻璃纖維布之間由一層碗鋁酸鹽水泥無機膠凝材料或鐵率酸鹽水泥無機膠凝材料相粘接。 ? 僅記載在權利要求中 ， 但說明書未對其功能 、 作用作出說明的技術特征 ， 不得被忽略 。 ? （ 四 ） 專利權人能夠對權利要求記載該技術特征的原因作出令人信服的解釋 ， 使所屬領域的技術人員相信將該項技術特征寫入權利要求是出于專利權人的明顯疏忽 ， 并且認為結合該技術特征來確定權利要求的保護范圍會產(chǎn)生明顯不公平的后果 。 ? 兩種觀點： ? 不適用 ? 嚴格適用 ? 討論稿 71條 （ 參考條文 ） ? 人民法院在依據(jù)權利要求確定專利權的保護范圍時 ，原則上不應忽略權利要求記載的任何技術特征 。 ? 法院判決： 技術特征 b雖然被寫入獨立權利要求，但結合專利說明書中的描述，就該專利整體技術方案的實質看，技術特征 b卻不產(chǎn)生實質性的必不可少的功能和作用，顯系申請人理解上的錯誤及撰寫申請文件缺乏經(jīng)驗所致，應視為附加技術特征。 ? 原告認為 ， 特征 b“立體聲放音系統(tǒng)及音樂電流穴位刺激器置于整機體內 ” 對于實現(xiàn)專利產(chǎn)品的治療功能不是必要的技術特征 ， 被告構成了等同侵權 。如此一機多功能，既節(jié)省時間，又讓患者在愉快、舒適的治療環(huán)境中治療多種疾病。 ? 整機體內 。 （ 5）多余指定問題（ 71） ? 含義 ： 權利要求中記載的某一技術特征對于發(fā)明所要解決的技術問題是多余的 ， 在判定侵權時可以忽略該技術特征 ， 被控侵權產(chǎn)品即使不具有該特征 ， 也可以判定落入專利權的保護范圍 。 ? 評價： ? 我國無先例，可供參考。 ? 理由：激勵寫好說明書。 ? Johnsonamp。 ? 理由：提供狹窄的權利要求規(guī)避專利局審查，又以說明書披露了等同物為由，主張適用等同原則。 （ 4）捐獻原則 ? 美國聯(lián)邦巡回上訴法院 96年在 Maxell案中確立。 ? 司法解釋肯定了公知技術抗辯原則 ? 21號解釋 9條（二）： 被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術已經(jīng)公知的，可以不中止訴訟。 ? 終審判決結果： 不侵權。因此，這 220個字根及其排列，是缺一不可的整體，增加、減少或者打亂這些字根，都會使本發(fā)明成為任何人都無法實施的。 專利權人在專利權無效請求程序中答辯： 整個形碼設計的過程，就是這 220個字根的選取和科學組合的過程，時本發(fā)明的精神和核心。套筒由 非磁性材質 構成 – 1988年原告起訴被告侵權 –麻州聯(lián)邦地方法院 94年判決 :侵權 ,賠償 500萬美元 . –聯(lián)邦巡回上訴法院 95年判決 :維持 . –美國最高法院 97年發(fā)回更審 . –聯(lián)邦巡回上訴法院 2021年判決 :不侵權 . –美國最高法院 2021年判決 :發(fā)回更審 . –注 :詳見 智慧財產(chǎn) (臺灣全國工業(yè)總會 )2021年第 42期 ? 案例：“優(yōu)化五筆字型編碼及其鍵盤專利侵權案 權利要求： （ 1）采用經(jīng)優(yōu)化的 220個字根作為對簡、繁漢字和詞語依形編碼的構鍵。 但對于在專利授權和 /或維持程序中修改過的技術特征 ，在適用禁止反悔原則之后 ， 權利人仍然有權主張對保留的該技術特征適用等同原則 ? Festo案 ? 美國聯(lián)邦巡回上訴法院 202 1 29判決： ? 申請人對申請文件的修改包括與專利性有關的所有修改，而不僅是避開現(xiàn)有技術； ? 無論自愿修改還是專利局要求修改，均導致適用禁止反悔原則： ? 由于修改導致某一技術特征適用禁止反悔原則，該技術特征完全不能適用等同原則（完全禁止） ? 不能表明修改原因，不能適用等同原則 ? 美國最高法院判決（ 202 8） ? 同意 4 ? 反對 3：主張“有彈性的禁止原則”： （ 1）一般情況：禁止反悔原則對等同原則適用的限制作用，限于專利權人修改與專利性有關的專利申請文件所放棄的等同情況，沒有放棄的部分，仍可以適用等同原則； （ 2）對于不能說明原因的特征導致禁止反悔原則，完全不適用等同侵權。 適用等同原則應注意的問題 ? （ 1）判斷等同的時點 ? （ 2）禁止反悔原則 ? （ 3）公知技術抗辯原則 ? （ 4）捐獻原則 ? （ 5）多余指定問題 ? （ 6）等同的常見形式 （ 1）判斷等同的時點 ? 侵權行為發(fā)生時 ? 專利授權日 ? 專利申請日（優(yōu)先權日） （ 2）禁止反悔原則 含義 （ 討論稿 14條 ） 利申請人或者專利權人在專利授權或者維持程序中 ， 為滿足專利法及其實施細則關于授予專利權的實質性條件的要求 ， 在專利文件中或者通過書面聲明或者記錄在案的陳述等 ， 對專利權保護范圍所作的具有限制作用的任何修改或者意見陳述 ,對權利人有約束作用 ， 在專利侵權訴訟中禁止反悔 。 設定這樣一個假設的 “ 人 ” ， 意在強調我們在判斷兩個技術特征是否屬于等同特征 ， 要從本領域普通技術人員的角度來審視 ，而不是真的要去尋找這樣一個假設的 “ 人 ” 。 ? 注意： 《 審查指南 》 是從審查創(chuàng)造性這個角度來界定本領域普通技術人員的 ， 因此 ， 它對本領域普通技術人員知曉的知識具有的能力是以專利申請日或者優(yōu)先權日為界的 ， 那么 ， 在專利侵權判斷中所講的本領域普通技術人員 ， 其知曉的有關知識和具有的能力 ， 則應當以專利侵權行為發(fā)生日為界 。 ? 根據(jù)《 審查指南 》（ 2021）第二部分第四章 ，本領域普通技術人員 是指一種假設的 “ 人 ” ，假定他知曉申請日或者優(yōu)先權日之前發(fā)明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術，并且具有應用該日期之前常規(guī)實驗的手段和能力，但他不具有創(chuàng)造能力。” 特征等同準則 ? 包括與該必要技術特征相等同的特征所確定的范圍： ? 『 規(guī)定 』 人民法院適用等同原則 ， 應當僅就被控侵權物的技術特征與權利要求記載的相應技術特征是否等同進行判定 ， 而不對被控侵權物與專利技術方案的整體是否等同進行判定 。 ? 21號解釋 17條－兩個標準的結合 ? 二者的關系：主體標準與客觀標準 ? 理由：兩大標準相通 ? 在奉行普通技術人員標準的德國，在判斷等同時也要考慮技術手段和技術效果， ? 在奉行“三基本”標準的美國，在判