【正文】 機(jī)和方式有關(guān)的修改 (指南第八章 ) (3)進(jìn)一步明確答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式 2. 答復(fù)審查意見通知書時(shí)的修改方式 當(dāng)申請(qǐng)人答復(fù)審查意見通知書時(shí)提交的修改文本不是針對(duì)通知書指出的缺陷作出的，而是屬于上述不予接受的情況，審查員應(yīng)當(dāng)發(fā)出 審查意見通知書 （原指南規(guī)定此時(shí)應(yīng)當(dāng)發(fā)出修改文本不予接受通知書或?qū)彶橐庖娡ㄖ獣?說(shuō)明不接受該修改文本的理由，要求申請(qǐng)人在指定期限內(nèi)提交符合，同時(shí)應(yīng)當(dāng)指出，到指定期限屆滿日為止，申請(qǐng)人所提交的修改文本如果仍然不符合 ，或者出現(xiàn)其他不符合 ，審查員將針對(duì)修改前的文本繼續(xù)審查 ，例如作出授權(quán)或駁回決定 。 如果審查員對(duì)當(dāng)前修改文本中符合要求的部分文本有新的審查意見，可以在本次通知書中一并指出。 審查指南第二部分其他修改部分簡(jiǎn)介 (續(xù) ) 修改前 修改后 駁回決定一般應(yīng)當(dāng)在第二次審查意見通知書之后才能作出。但是，如果申請(qǐng)人在第一次審查意見通知書指定的期限內(nèi)未提出有說(shuō)服力的意見陳述和 /或證據(jù)，也未對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，則審查員可以直接做出駁回決定。 駁回決定一般應(yīng)當(dāng)在第二次審查意見通知書之后才能作出。但是，如果申請(qǐng)人在第一次審查意見通知書指定的期限內(nèi)未針對(duì)通知書指出的可駁回缺陷提出有說(shuō)服力的意見陳述和 /或證據(jù)，也未 針對(duì)該缺陷 對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改或者 修改僅是改正了錯(cuò)別字或更換了表述方式而技術(shù)方案沒有實(shí)質(zhì)上的改變 ，則審查員可以直接作出駁回決定。 （第八章第 ） 施行修改后的專利法的過(guò)渡辦法 1. 第二條規(guī)定： 修改前的專利法的規(guī)定適用于申請(qǐng)日在 2023年 10月 1日前（不含該日，下同）的專利申請(qǐng)以及根據(jù)該專利申請(qǐng)授予的專利權(quán)；修改后的專利法的規(guī)定適用于申請(qǐng)日在 2023年 10月 1日以后（含該日，下同）的專利申請(qǐng)以及根據(jù)該專利申請(qǐng)授予的專利權(quán)；但本辦法以下各條對(duì)申請(qǐng)日在 2023年 10月 1日前的專利申請(qǐng)以及根據(jù)該申請(qǐng)授予的專利權(quán)的特殊規(guī)定除外。 前款所述申請(qǐng)日的含義依照專利法實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定理解。 2 .第七條規(guī)定：在中國(guó)沒有經(jīng)常居所或者營(yíng)業(yè)所的外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)或者外國(guó)其他組織在 2023年 10月 1日以后變更委托或者變更專利代理機(jī)構(gòu)的，適用修改后的專利法第十九條的規(guī)定。 施行修改后的專利法實(shí)施細(xì)則的過(guò)渡辦法 第二條規(guī)定： 修改前的專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定適用于申請(qǐng)日在 2023年 2月 1日前（不含該日，下同）的專利申請(qǐng)以及根據(jù)該專利申請(qǐng)授予的專利權(quán)；修改后的專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定適用于申請(qǐng)日在 2023年 2月 1日以后（含該日，下同）的專利申請(qǐng)以及根據(jù)該專利申請(qǐng)授予的專利權(quán)；但本辦法以下各條對(duì)申請(qǐng)日在2023年 2月 1日前的專利申請(qǐng)以及根據(jù)該申請(qǐng)授予的專利權(quán)的特殊規(guī)定除外。 施行修改后的專利法 及其實(shí)施細(xì)則過(guò)渡辦法的操作辦法 1. 法過(guò)渡辦法和細(xì)則過(guò)渡辦法另有規(guī)定的，根據(jù)具體規(guī)定和是否涉及實(shí)質(zhì)性修改進(jìn)行法律適用； 2. 對(duì)于新案 (2023年 2月 1日以后提出的申請(qǐng) ) ，適用新法 /新細(xì)則； 3. 對(duì)于舊案 (2023年 10月 1日前提出的申請(qǐng) ) ，根據(jù)新法 /新細(xì)則各條款內(nèi)容是否有修改以及修改內(nèi)容是否涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容改變來(lái)確定：不涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容改變的，適用新法 /新細(xì)則；涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容改變的， 適用原法 /原細(xì)則； 4. 對(duì)于過(guò)渡案 (2023年 10月 1日以后至 2023年 2月 1日前提出的申請(qǐng) )，根據(jù)新細(xì)則條款內(nèi)容是否有修改以及修改內(nèi)容是否涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容改變來(lái)確定：不涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容改變的，適用新法 /新細(xì)則；涉及實(shí)質(zhì)內(nèi)容改變的， 適用新法 /原細(xì)則，但原細(xì)則與新法限定的內(nèi)容有矛盾的除外。 上述修訂內(nèi)容對(duì)專利申請(qǐng)工作的影響 1. 撰寫申請(qǐng)文件前對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行檢索和調(diào)研時(shí)還需要考慮國(guó)外的公開使用和以其他方式的公開。 2. 抵觸申請(qǐng)擴(kuò)大到申請(qǐng)人本人的在先申請(qǐng)后需要對(duì)系列申請(qǐng)的策略給予調(diào)整。 3 . 對(duì)于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造既想用發(fā)明保護(hù)又想用實(shí)用新型保護(hù)，則應(yīng)當(dāng)在同日提出發(fā)明專利申請(qǐng)和實(shí)用新型專利申請(qǐng)，且應(yīng)當(dāng)在提出申請(qǐng)時(shí)分別說(shuō)明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了另一專利（即在發(fā)明專利請(qǐng)求書第 21欄作出標(biāo)記和實(shí)用新型專利請(qǐng)求書第 18欄作出標(biāo)記） 。 上述修訂內(nèi)容對(duì)專利申請(qǐng)工作的影響 (續(xù) ) 4. 對(duì)于一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，在提出一件發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜕暾?qǐng)后，又想申請(qǐng)另一種實(shí)用新型或發(fā)明專利申請(qǐng)，則應(yīng)當(dāng)采取另行同日提出發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)且要求在先申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)（包括分別在提出申請(qǐng)時(shí)說(shuō)明對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請(qǐng)了另一專利）的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。 （在此說(shuō)明一下原先對(duì)于實(shí)用新型專利申請(qǐng)中說(shuō)明書中包含有方法內(nèi)容的情況，可以通過(guò)實(shí)用新型的分案申請(qǐng)和發(fā)明專利申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的途徑，而現(xiàn)在由于構(gòu)成抵觸申請(qǐng)而不可行了，也只能采用另行同日提出發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)且要求在先申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)） 上述修訂內(nèi)容對(duì)專利申請(qǐng)工作的影響 (續(xù) ) 5. 若申請(qǐng)日前半年之內(nèi)該發(fā)明創(chuàng)造通過(guò)參加在國(guó)外舉辦的、國(guó)際展覽會(huì)公約規(guī)定的由國(guó)際展覽局注冊(cè)或者認(rèn)可的國(guó)際展覽會(huì)上的展出而披露該發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容的，為取得不喪失新穎性的公開，應(yīng)當(dāng)在提出申請(qǐng)時(shí)進(jìn)行聲明（即在發(fā)明專利請(qǐng)求書第 19欄、在實(shí)用新型專利請(qǐng)求書第 16欄或者在國(guó)際申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段聲明第 26欄作出標(biāo)記），并在自申請(qǐng)日起2個(gè)月內(nèi)出具證明文件。 上述修訂內(nèi)容對(duì)專利申請(qǐng)工作的影響 (續(xù) ) ，該遺傳資源的獲得或者利用應(yīng)當(dāng)符合法律和行政法規(guī)的規(guī)定（即事先取得有關(guān)行政管理部門或者相關(guān)權(quán)利人的許可），且應(yīng)當(dāng)在專利申請(qǐng)文件的請(qǐng)求書中予以說(shuō)明（即在發(fā)明專利請(qǐng)求書第 17欄或者在國(guó)際申請(qǐng)進(jìn)入中國(guó)國(guó)家階段聲明第 23欄作出標(biāo)記），并填寫遺傳資源披露登記表，并在此登記表中說(shuō)明該遺傳資源的直接來(lái)源和原始來(lái)源，無(wú)法說(shuō)明原始來(lái)源的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由。 上述修訂內(nèi)容對(duì)專利申請(qǐng)工作的影響 (續(xù) ) 7. 涉及在中國(guó)完成發(fā)明創(chuàng)造向外國(guó)申請(qǐng)專利審批，應(yīng)當(dāng)在請(qǐng)求書中作出說(shuō)明（在發(fā)明專利請(qǐng)求書和實(shí)用新型專利請(qǐng)求書第 5欄作出標(biāo)記），并提交向外國(guó)申請(qǐng)專利保密審查請(qǐng)求書。 文件撰寫的難度。 上述修訂內(nèi)容對(duì)專利申請(qǐng)工作的影響 (續(xù) ) 9. 最高法院 2023年司法解釋可能會(huì)對(duì)專利申請(qǐng)文件撰寫產(chǎn)生影響 第 4條 對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。 （影響權(quán)利要求書中采用功能限定利弊分析的考慮） 第 5條 對(duì)于僅在說(shuō)明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。 第 6條 專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無(wú)效宣告程序中，通過(guò)對(duì)權(quán)利要求、說(shuō)明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。 （這兩條會(huì)影響權(quán)利要求中采用概括性技術(shù)特征的考慮） 上述修訂內(nèi)容 對(duì)審查意見通知書答復(fù)的影響 1. 注意區(qū)分 2023年 10月 1日前提出的專利申請(qǐng)，還是 2023年 10 月 1 日以后提出的專利申請(qǐng)，對(duì)于后者還要區(qū)分是 2023年 2月 1日前還是 2023年 2月 1日以后提出的專利申請(qǐng)。 舉例說(shuō)明： 涉及新穎性、創(chuàng)造性中的現(xiàn)有技術(shù)或者本人在先申請(qǐng)?jiān)诤蠊_的同樣發(fā)明創(chuàng)造是否構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。 對(duì)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請(qǐng)發(fā)明和實(shí)用新型中有關(guān)同日提出的要求以及是否在請(qǐng)求書中作出說(shuō)明的要求。 上述修訂內(nèi)容 對(duì)審查意見通知書答復(fù)的影響 (續(xù) ) 2. 專利審查指南修訂內(nèi)容適用范圍 相應(yīng)于法、細(xì)則修訂作出的適應(yīng)性修改，按照兩個(gè)過(guò)渡辦法規(guī)定執(zhí)行； 相應(yīng)于指南自身的修訂內(nèi)容，則按照專利審查指南新修訂的內(nèi)容執(zhí)行 舉例說(shuō)明：對(duì)于新穎性、創(chuàng)造性的判斷， 2023年 10月 1日前的申請(qǐng)適用 2023年審查指南；對(duì)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造在 2023年 10月 1日以后、 2023年 2月 1日前同日提出發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)但未作說(shuō)明的適用 2023年審查指南， 2023年 10月 1日后同日提出發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)且作說(shuō)明的適用 2023年專利審查指南；對(duì)于審查意見通知書答復(fù)時(shí)主動(dòng)增加從屬權(quán)利要求仍屬于不符合細(xì)則五十一條三款的規(guī)定。 注：審查意見通知書引用新舊法條的原則。 上述修訂內(nèi)容 對(duì)審查意見通知書答復(fù)的影響 (續(xù) ) 3. 對(duì) 審查意見通知書中判斷分析的影響 在實(shí)審階段，現(xiàn)有技術(shù)擴(kuò)大到國(guó)外公開使用和以其他方式公開對(duì)發(fā)明實(shí)質(zhì)審查階段影響不大 在實(shí)審期間對(duì)判斷分析影響較大的內(nèi)容主要涉及兩個(gè)方面。其一，按照新修改的專利法，本人申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚴跈?quán)公告在后且涉及同樣內(nèi)容的發(fā)明和實(shí)用新型構(gòu)成抵觸申請(qǐng)，即不再是僅僅比較權(quán)利要求書，而是將在后申請(qǐng)的權(quán)利要求書與在先專利申請(qǐng)的整個(gè)文件進(jìn)行比較。其二，對(duì)于同樣的發(fā)明創(chuàng)造來(lái)說(shuō)，僅僅涉及相同申請(qǐng)日情況。對(duì)于不同申請(qǐng)人同日申請(qǐng)的情況，指南有關(guān)內(nèi)容未變。而對(duì)于本人同日申請(qǐng)的，需要分成三種情況來(lái)處理 —— 兩件申請(qǐng)均未授權(quán)時(shí)，選擇或修改；一件申請(qǐng)已授權(quán)時(shí)，只能修改；但對(duì)于一發(fā)明和一實(shí)用新型并已作出說(shuō)明且實(shí)用新型專利尚未終止時(shí)，修改或放棄。 演講完畢，謝謝觀看！