【文章內(nèi)容簡介】 著增強，專利戰(zhàn)略在參與市場競爭中的作用日益突出，外觀設計專利侵權糾紛案件越來越多，但由于我國現(xiàn)行法律對外觀設計專利侵權如何判定規(guī)定的很少，給外觀設計專利侵權判定帶來了一定的困難。筆者從事知識產(chǎn)權行政執(zhí)法工作以及專利維權法律工作多年，本文結(jié)合工作實際就如何判定外觀設計專利侵權進行粗淺的探討。一、外觀設計專利權保護范圍的確定確定外觀設計專利權的保護范圍是外觀設計專利侵權判定比對時的首要工作。關于確定外觀設計專利權的保護范圍我國專利法有專門的規(guī)定即“外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產(chǎn)品為準?！?但這條規(guī)定過于原則，實際上圖片或照片中的內(nèi)容并不一定都受法律保護，圖片或照片中的內(nèi)容到底哪些受法律保護哪些不受法律保護，是非常值得探討的。（一）如何排除公知在先設計內(nèi)容外觀設計專利申請文件中的圖片或照片中的內(nèi)容是侵權判定比對時的依據(jù)，如果圖片或照片中有公知在先設計內(nèi)容，那么公知在先設計內(nèi)容就不受法律保護。我國的絕大部分外觀設計專利都是在已有外觀設計的基礎上改進的，雖然專利法條文中并未規(guī)定在進行外觀設計專利侵權判定時，必須排除專利圖片或照片中的公知在先設計部分，但是，公知在先設計不是專利權人的智力成果，其屬于社會公眾的共同財富，已經(jīng)處于社會公眾欲得知就能得知的公開狀態(tài)，如果將這些公知在先設計也包括在專利權人的權利范圍內(nèi)，對公眾來說是不公平的，也會嚴重阻礙科學技術的進步和創(chuàng)新。所以，為保護社會公眾的利益，確定外觀設計專利權的保護范圍時，應當首先區(qū)分出公知在先設計部分和具有獨創(chuàng)性的部分，將公知在先設計部分排除在專利權的保護范圍之外。在外觀設計專利侵權判定中，被控侵權人可以利用公知在先設計進行抗辯，即主張被控侵權產(chǎn)品使用的是公知在先設計的設計方案或者與公知在先設計方案更為接近。如何排除公知在先設計內(nèi)容呢？筆者認為可這樣具體操作：審理人員應詢問權利人其專利中所包含的創(chuàng)新點，如被控侵權人能舉證證明權利人主張的創(chuàng)新點中有公知在先設計部分，就要從權利人主張的創(chuàng)新點中排除該部分，以權利人主張的創(chuàng)新點的剩余部分與被控侵權物進行侵權比對；如被控侵權人沒有舉證或能舉證但不能證明權利人主張的創(chuàng)新點中有公知在先設計部分，則應以權利人主張的創(chuàng)新點與被控侵權物進行侵權比對，對權利人未主張為創(chuàng)新點的部分和被控侵權人所舉證據(jù)足以證明不是創(chuàng)新的部分，可以認定為公知在先設計而予以排除。（二）如何排除功能性的外觀設計的內(nèi)容在知識產(chǎn)權法律制度中有這么一個理念，即由內(nèi)容所決定的形式或表達是惟一的，則這種形式或表達不受法律保護。這種理念反映在外觀設計專利制度中就是由技術功能本身所決定的形狀、結(jié)構(gòu)等外觀必須如此、是惟一的，則該形狀、結(jié)構(gòu)等外觀不受專利法保護。如汽車的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時候都不受專利法保護。由于外觀設計是關于產(chǎn)品外表的具有裝飾性或藝術性的設計，設立外觀設計專利制度的目的就是保護產(chǎn)品外觀的裝飾性或藝術性。因此，在確定外觀設計專利的保護范圍時，應注意區(qū)分哪些是因產(chǎn)品的功能而決定的外觀特點，哪些是為產(chǎn)品的美觀而設計的部分，從而排除由產(chǎn)品的技術功能特征所決定的而不是為產(chǎn)品外觀產(chǎn)生美感而設計的內(nèi)容。也就是說，對于那些為了實現(xiàn)產(chǎn)品的技術功能所能采用的惟一外觀設計，應當排除在外觀設計專利權的保護范圍之外。需注意的是，如果一種產(chǎn)品的外觀設計同時具有裝飾性和功能性的特征，則不應將其排除在專利權的保護范圍之外。在具體實踐中，被控侵權人如主張設計內(nèi)容是技術功能所決定而必須采取的惟一設計可以從技術角度說明或提供專家證明，而權利人如反對則可以從技術角度說明、提供專家證明或提供具體的反證，權利人提供反證即提供同類的產(chǎn)品還存在其他的外觀，這時，審理人員須注意的是權利人提供反證的這個產(chǎn)品其功能、效果必須與專利產(chǎn)品相同，防止實踐中有人為規(guī)避侵權而進行的變劣發(fā)明。（三）排除非外觀設計的內(nèi)容外觀設計專利保護的是產(chǎn)品的“外觀”而不是“內(nèi)觀”，外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產(chǎn)品的外表部分，對產(chǎn)品的內(nèi)部形狀、圖案，消費者一般看不見也不會予以注意，其不具有產(chǎn)品外表上的美感，因此不屬于專利法及其實施細則所指的外觀設計。同樣，其他非外觀設計要素，如產(chǎn)品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應排除在外觀設計專利權的保護范圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專利侵權糾紛案件中，被控侵權人提出了被控侵權產(chǎn)品與原告專利有二十三處不同，但被控侵權人提的絕大數(shù)是產(chǎn)品“內(nèi)觀”不同、大小不同等，最后，蘇州中級人民法院仍然認定被控侵權人侵權成立。另外產(chǎn)品外觀上附有的商標、廠址等因素也不是侵權判定中考慮的因素二、關于認定產(chǎn)品是否同類的標準問題判斷產(chǎn)品外觀設計是否侵權，其前提條件是被控侵權產(chǎn)品與專利產(chǎn)品應是相同或相似產(chǎn)品，只有屬于相同或相似產(chǎn)品，才能進行侵權判定，否則不能認定侵權成立。因此，如何判定是否屬于同類產(chǎn)品，成為外觀設計專利侵權判定中的一個關鍵問題。實踐中，有兩種值得商榷的觀點：一是單純按照《國際外觀設計分類表》作為依據(jù)；二是不考慮《國際外觀設計分類表》中有關產(chǎn)品分類的依據(jù)，而依照產(chǎn)品的性能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來判斷。筆者認為，第一個觀點的好處是專利侵權審判中的認定標準方便、簡單、易行，同時也使侵權判定的標準與授權審查的標準保持了完全的一致；其壞處是不合理的改變了外觀設計專利權的保護范圍，不利于制止仿制和混淆等侵權行為，有時對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產(chǎn)品可以同時歸為不同的類別、有些實質(zhì)上的同類產(chǎn)品而《國際外觀設計分類表》卻歸為不同的類別。因此在認定是否屬于同類產(chǎn)品時，不應僅僅依據(jù)《國際外觀設計分類表》。第二種觀點是撇開《國際外觀設計分類表》來認定產(chǎn)品是否屬于同類，在有些時候確能公平的維護各方利益，但其任意性和主觀性也太強，割裂了專利授權審查標準與專利侵權判定標準之間的聯(lián)系，會在一定程度上損害專利的穩(wěn)定性，容易不適當?shù)臄U大專利的禁止權的效力范圍，損害社會公眾的利益。因此，筆者主張在認定是否屬于同類產(chǎn)品時，首先應當參照《國際外觀設計分類表》，盡可能保持專利侵權判斷與專利授權標準的一致性。其次，在認定是否屬于同類產(chǎn)品時，還應當依照產(chǎn)品的性能、用途以及是否會引起普通消費者對產(chǎn)品的混淆和產(chǎn)品的生產(chǎn)者之間是否會形成競爭關系等因素綜合考慮分析，如果使普通消費者產(chǎn)生了混淆，生產(chǎn)者之間會形成競爭關系，那么就應當認定為同類產(chǎn)品。筆者2010年5月代理了一起外觀設計專利侵權糾紛案件，原告以被告生產(chǎn)的戶外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設計為由控告，但被告以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產(chǎn)品為由進行抗辯，而原告以通訊部門的該產(chǎn)品按照《國際外觀設計分類表》的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類為由進行反駁，被告能否以按照《國際外觀設計分類表》與本案產(chǎn)品不同類的產(chǎn)品進行已有公知技術抗辯呢？根據(jù)以上分析并且根據(jù)通訊部門的該產(chǎn)品與戶外配電箱性能、用途、產(chǎn)品混淆、競爭關系等因素綜合分析，原告以移動通訊部門的該產(chǎn)品按照《國際外觀設計分類表》的規(guī)定與本案產(chǎn)品不同類進行反駁是不能成立的。三、關于相似設計的判定標準問題如何判斷外觀設計構(gòu)成相似？在實踐中有不同的做法：一是根據(jù)整體來認定。只要被控侵權的設計在整體上與外觀設計專利近似，就可認定為相似設計。二是根據(jù)設計要部來認定。由于只有設計要部才凝聚了專利權人的智力勞動，因此在判斷是否相同或近似時，只需進行設計要部的比較。筆者認為，由于外觀設計是依靠整體上的美感來吸引消費者注意的，這就要求在比較兩件外觀設計是否相似時要從外觀設計的整體上進行全面比較，而不能只進行局部比較；同時，絕大部分外觀設計是在已公開的設計的基礎上附加新的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合或者進行部分改動后完成的，而這部分改動體現(xiàn)了專利權人的獨創(chuàng)性勞動，也是使專利申請具有新穎性并區(qū)別于其他外觀設計的關鍵點。如果只比較整體，或者只進行設計要部比較，要么忽視了外觀設計專利的創(chuàng)新部分，要么忽視了外觀設計在整體上的效應，都顯得過于片面。因此，在判斷被控侵權的外觀設計與外觀設計專利是否相似時，應當采用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的判斷方法。．在采用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的方法來認定是否相似時，首先要從整體上比較。如果被控侵權產(chǎn)品在整體上與外觀設計專利相似，就可以認定為相似；當在整體比較上有差異時，才進行重點觀察。但整體比較與重點觀察的結(jié)論應當是一致而不是互相矛盾的?！爸攸c”是指設計要部，設計要部就是產(chǎn)品中容易引起一般消費者注意的部位。筆者認為：(1)由于外觀設計是依靠消費者的注意力來吸引消費者的，因此，設計要部必然是外觀設計中最能吸引普通消費者注意的部分，判斷“最能吸引普通消費者注意”可結(jié)合產(chǎn)品的使用狀態(tài)、在先的同類或者相近類產(chǎn)品的外觀設計狀況以及美感等加以確定。(2)對設計要部的確定還必須考慮其有獨創(chuàng)性，這樣才能將外觀設計專利區(qū)別于已有設計。(3)應當注意的是，專利申請時提交的簡要說明中的設計要點可以幫助確定設計要部，但其中的全部內(nèi)容并不一定就是設計要部。（4）從設計要部考慮被控侵權產(chǎn)品與外觀設計專利是否相似時，應當考慮要部在整個產(chǎn)品外觀中占的比例及起的作用，如果要部是產(chǎn)品外觀的主要部分，只要設計要部相似，就可以認為構(gòu)成相似。但如果要部在產(chǎn)品外觀中占的比例很小，不足以影響產(chǎn)品的整個外觀時，雖然設計要部近似，但產(chǎn)品的整個外觀并不足以引起混淆或誤認，也不能認定被控侵權產(chǎn)品與外觀設計相近似。四、關于自由公知設計抗辯問題自由公知設計抗辯是指被控侵權人以其被控侵權產(chǎn)品是使用或更接近于自由公知設計而不構(gòu)成對外觀設計專利侵權的一種抗辯。由于我國法律及相關的司法解釋對此未作明確規(guī)定，實踐中對能否運用自由公知設計抗辯以及自由公知設計抗辯的掌握尺度存在一定的爭議。筆者認為，實踐中適用自由公知設計抗辯對于平衡專利權人和社會公眾利益、減少訴爭和提高訴訟效率有很大的作用，但在適用該原則時，應當注意以下問題：（一）關于被控侵權人對專利的新穎性提出的抗辯。被控侵權人在案件中經(jīng)常提出新穎性抗辯，認為權利人的專利權實際上是自由公知設計，缺乏新穎性，應屬無效專利。其實，這種抗辯實際上并不是自由公知設計抗辯，因為自由公知設計抗辯是認為其使用的系自由公知設計，而非針對專利效力本身提出質(zhì)疑。筆者認為，審理人員應當在侵權判定中堅持專利權有效原則，不對專利性進行評價。對于被控侵權人提出新穎性抗辯的，審理人員應當向當事人釋明關于專利