【正文】 M案……………………………………………………………(408)　　　　　(1)案情介紹…………………………………………………… (408)　　　　　(2)美國聯(lián)邦巡回上訴法院的判決…………………………… (409)　　　　3．Johnsonamp。雖然我國與美國的法律制度有根本差異，但在專利法方面兩國的法律規(guī)定基本沒有差異。面對可能出現(xiàn)的關(guān)于專利產(chǎn)品修理與再造的糾紛，我們不能指望有確切的可以適用于所有糾紛的標(biāo)準(zhǔn)。筆者建議參照美國法院掌握的原則作如下規(guī)定：“在專利產(chǎn)品整體報廢以后，又在該產(chǎn)品的基礎(chǔ)上再造出專利產(chǎn)品的，視為制造專利產(chǎn)品的行為。最高法院司法解釋討論稿的第二十七條第二款對法律允許的修理作了規(guī)定：“專利產(chǎn)品的合法使用人為使專利產(chǎn)品能夠正常使用而進行的修理、更換零部件等維護性行為，不視為制造專利產(chǎn)品的行為。我們可以問，丙的行為對專利權(quán)人甲有什么損害呢，我們有充分的法律依據(jù)和正當(dāng)?shù)睦碛山贡褂猛旰脽o損的舊酒瓶而去購買甲的新酒瓶嗎，這對社會效益有益嗎？根據(jù)上述分析，筆者認為，司法解釋討論稿中這一規(guī)定是不合適的。如果消費者只從酒瓶上辨別商品，可能將丙酒廠的酒誤認為乙酒廠的酒，這屬于丙酒廠是否構(gòu)成對乙酒廠不正當(dāng)競爭的問題，與專利權(quán)人甲是沒有關(guān)系的。如果允許他人回收使用該包裝物，可能引起消費者的混淆。如果該回收人回收的包裝物外觀設(shè)計專利產(chǎn)品是破損的，回收人經(jīng)過加工后又重新使用，則可能會出現(xiàn)此加工行為屬于修理還是再造的爭議。如果專利權(quán)人生產(chǎn)該包裝物的意圖就是一次性使用，法院也不能根據(jù)專利權(quán)人的“一廂情愿”而認定再次使用就是違法。按專利權(quán)用盡的原則，專利產(chǎn)品售出后，他人再轉(zhuǎn)售和使用該產(chǎn)品，專利權(quán)人都無權(quán)控制。專利權(quán)用盡的原則適用于各類專利產(chǎn)品，這一點是不存在爭議的。這種行為無疑是受專利權(quán)用盡原則控制的，是不侵犯專利權(quán)人的專利權(quán)的。首先，從行為人的行為方面分析。特別是在美國針對類似情況有結(jié)論完全相反的判例的情況下，我們最好暫不對此行為進行定性。筆者認為，最高法院司法解釋討論稿的規(guī)定擴大了再造的范圍。對“收集專利產(chǎn)品零部件組裝專利產(chǎn)品”的分析?！盵14]美國法院在區(qū)分修理與再造上進行了一百多年的探索，到現(xiàn)在仍然“沒有區(qū)分修理和再造的確切的標(biāo)準(zhǔn)”。就區(qū)分專利產(chǎn)品的修理與再造而言，制定具體規(guī)則的前提是很難具備的。我們的法律傳統(tǒng)是審理案件依據(jù)法律規(guī)定而不是判例，這就需要我們有預(yù)見性地制定一些必要的規(guī)則。這時會出現(xiàn)專門為大企業(yè)的專利產(chǎn)品提供配套服務(wù)的企業(yè)。下面就如何制定我國的有關(guān)規(guī)則和美國判例對我國司法的借鑒意義談一下自己的認識。對有利于社會效益的行為，法院往往會采取鼓勵的態(tài)度。區(qū)分修理與再造的效益考慮。小企業(yè)往往沒有能力與大企業(yè)直接競爭，而是通過為大企業(yè)的產(chǎn)品提供配套服務(wù)以求生存和發(fā)展。區(qū)分修理與再造的政策考慮。另一方面，法院在區(qū)分修理和再造時也在考慮專利權(quán)人客戶的利益。其原因在于專利權(quán)人實現(xiàn)其專利的方式不同。在“刨床案”中，美國最高法院就曾明確指出，如果只是對購買的專利產(chǎn)品更換刀片，這對專利權(quán)人有什么損害呢？其實在每個案件中，法院都不可能不考慮其結(jié)論對專利權(quán)人的影響。在每一個案件中，法院都在專利權(quán)用盡的原則和專利法關(guān)于制造專利產(chǎn)品的法律規(guī)定之間進行比較，以劃定二者之間的界限。如果對專利產(chǎn)品的維修不是正常的維修，而是制造了專利產(chǎn)品，則應(yīng)被法律所制止。美國法院依據(jù)專利權(quán)用盡的原則，認定這種維修權(quán)也由專利權(quán)人轉(zhuǎn)讓給了顧客。區(qū)分修理與再造的法律考慮。從上面的分析可以看出，雖然美國判例對于區(qū)分修理和再造劃定了原則性的標(biāo)準(zhǔn)，并給出了考慮的因素，但在綜合考慮各種因素作出認定時可能出現(xiàn)截然不同的結(jié)論。反之，則更易于被認為是再造，如“鉆頭案”。四是用戶使用專利產(chǎn)品的方式，如果用戶將專利產(chǎn)品自愿破壞并拋棄，則更易于認定“專利產(chǎn)品作為一個整體報廢”，從而將加工行為認定為再造，如“棉包捆扎帶案”。如“刨床案”、“壓力袖案”等。在“鉆頭案”中，更換鉆尖的復(fù)雜性是法院認定再造的原因之一。但是反之，不能因為更換部件的使用壽命長而否定更換是修理。認定“類似修理”不侵權(quán)，實際上將因“修理”而免責(zé)的范圍進一步擴大。在“離合器案”中，美國聯(lián)邦巡回上訴法院將“修理”的范圍進一步擴大，修理不只是針對單個專利產(chǎn)品，把若干專利產(chǎn)品拆開重裝仍是修理，以生產(chǎn)線組裝、以商業(yè)規(guī)模銷售都不影響對修理的認定。第二類是認定為“修理”并判令被告不承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的?！睂嵸|(zhì)上，認定“專利產(chǎn)品作為一個整體報廢”是一件困難的事情。因此，針對首次銷售發(fā)生在美國的相機，該院認為因?qū)＠麢?quán)在首次銷售時用盡，被告的行為是允許的修理，不構(gòu)成要侵權(quán)。另外，富士公司的其中一項專利是該相機的外觀設(shè)計專利，對此，法院認為，外觀設(shè)計專利描述了相機的外形，相機外形并沒有因“加工”程序而改變，它仍然是原來的樣式。然后，法院針對首次銷售在美國的相機作出了認定：雖然在相機的包裝上有說明，讓顧客不要取出膠卷，而是將相機交給膠卷沖洗人，并警告打開包裝有受電擊的危險，還說明在沖洗后相機不再返還給顧客。如果產(chǎn)品首次銷售地在國外，則美國專利沒有用盡。被告向美國聯(lián)邦巡回上訴法院提起上訴。而被告購買了舊相機進行了加工。富士公司生產(chǎn)一種一次性相機“鏡頭膠卷一體機”，并就該相機在美國申請了14項專利。即使一個尾翼是專門為更換專利產(chǎn)品上的尾翼而設(shè)計的，用這個尾翼更換專利產(chǎn)品上的新尾翼也不構(gòu)成“制造”一個專利產(chǎn)品。美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，“修理”一般指的是更換用舊的或損壞的部件，但這里也應(yīng)包括既沒有損壞也沒有用舊的部件。一審法院認為被告構(gòu)成幫助侵權(quán)和引誘侵權(quán)，主要理由是：被控侵權(quán)產(chǎn)品的使用方式具有重要意義。被告生產(chǎn)一種尾翼，可用于原告生產(chǎn)的沖浪艇。在缺少合同限制的情況下，買方有權(quán)對所購買的產(chǎn)品進行修改，只要不是對已經(jīng)報廢的產(chǎn)品進行再造就可以。美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，當(dāng)惠普公司在沒有限制條件的情況下銷售被專利保護的產(chǎn)品時，買方及隨后的買方就獲得了對專利產(chǎn)品進行修理的默示許可，但不包括再造專利產(chǎn)品的權(quán)利。本案中專利權(quán)人惠普公司擁有幾個關(guān)于噴墨打印機的專利，主要包括墨盒及墨盒內(nèi)的部件。原告從來沒有更換鉆尖的意圖，它不生產(chǎn)和銷售可更換的鉆尖，沒有提供如何更換的說明。就提供該服務(wù)的市場來說，沒有證據(jù)證明已形成鉆尖更換的實質(zhì)市場，沒有證據(jù)證明大量的用戶更換鉆尖或除被告之外的很多公司提供更換鉆尖的服務(wù)。鉆尖不像Wilson案中可拆的刀片那樣必須定期更換。二審中美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，在認定被告是否制造一個新產(chǎn)品時有很多因素需要考慮，包括：被告行為的性質(zhì)、更換的部件的性質(zhì)和它是如何設(shè)計的（是否其中一個部件的使用壽命比整個產(chǎn)品的使用壽命短）、針對該部件進行制造和服務(wù)的市場是否形成、專利權(quán)人的意圖等。其更換鉆尖的方法是用華氏1300度的高溫把鉆尖卸下，再焊上一個長方體碳化物。這種鉆尖通常在鉆透1000英寸厚的物體后會變鈍，需要打磨?！般@頭案”（Sandvik Aktiebolag v. . Co.）[10] 這是美國聯(lián)邦巡回上訴法院于1997年作出的一個判例。原告的客戶從來沒有同意將使用過的壓力袖消毒后再使用，并且原告在銷售時就標(biāo)明這是一次性使用的。美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，法院從來沒有說過一個部件只有在不能再使用時才是報廢的（spent）。因此，顧客一般購買一個控制泵和連接管，而購買大量壓力袖。該設(shè)備主要有三部分：控制泵、壓力袖和連接管。在原告出售的氣泵已經(jīng)報廢以后，被告銷售專用于專利的氣泵使客戶更換了已經(jīng)報廢的氣泵并繼續(xù)使用，已超出了原告默示許可的范圍。雖然我們同意客戶有實施專利的默示許可，但對許可的范圍和含義，我們不同意被告的主張。被告也生產(chǎn)這種冶金氣泵以及泵的配件。但原告并不銷售該專利中的整個系統(tǒng)，而只是銷售氣泵和導(dǎo)管。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，把舊專利產(chǎn)品拆開后重新組裝，并不是將專利產(chǎn)品自愿破壞后重新制造；使用生產(chǎn)線對專利產(chǎn)品拆裝，不顧部件原來自于哪個產(chǎn)品，只是一個經(jīng)濟和效率的問題，與逐個拆開并更換少量已損壞部件后重新裝配是同一個效果；以商業(yè)規(guī)模大量組裝，不改變其行為的性質(zhì)。被告使用其生產(chǎn)線組裝離合器，其中所用的部件主要是從舊離合器上拆下來的，同時也有少量的新部件?！半x合器案”（Dana Corp. v. American Precision Co.）[7]此判例是美國聯(lián)邦巡回上訴法院于1987年作出的。對專利產(chǎn)品中6個非專利部件的加工提高了機器的使用性能，那不構(gòu)成再造。因為機器所加工的罐頭的規(guī)格不是發(fā)明的一部分，這6個部件的尺寸、位置、形狀和構(gòu)造也不是發(fā)明的一部分。一審和上訴法院認為，更改機器使之能生產(chǎn)不同規(guī)格的商品，屬于專利權(quán)人的權(quán)利，被告構(gòu)成侵權(quán)。這是美國最高法院于1964年作出的判例，是一起認定“類似修理”的案件?？紤]到這些因素，更換是對破損部件的更換而不是對專利產(chǎn)品的再造。有時更換一個產(chǎn)品中的非專利部件即使沒有再造整個專利產(chǎn)品也構(gòu)成再造。只是一次更換一個部件，不管重復(fù)更換同一部件還是連續(xù)更換不同部件，只是財產(chǎn)所有人修理財產(chǎn)的合法權(quán)利?！瓕＠ù_定的原則是：對于組合專利只保護其權(quán)利要求書中各技術(shù)特征組成的整體，而各組成部件并不單獨受保護?！泵绹罡叻ㄔ阂远鄶?shù)法官的意見改判了該案，少數(shù)人的意見也在判決中進行了闡述。這種帆布車頂中的帆布在使用三年之后就會因風(fēng)吹日曬而不能使用，而其他部分基本是完好的?！胺架図敯浮保ˋro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.）[5]此判例是美國最高法院于1961年作出的，在后的類似案件幾乎無一不引用該判例。將帶子碎片連接成一體，在通常意義上，不是對帶子的修理。在棉花加工廠，這種帶子被分割為若干段。如果只是對購買的專利產(chǎn)品更換刀片，這對專利權(quán)人有什么損害呢？最后，法院認定被告的行為是修理，不侵犯原告的專利權(quán)。我們不認為被告更換刀片的行為違反了法律，或侵犯了原告的專利權(quán)。原告認為，當(dāng)?shù)镀瑘髲U后，專利產(chǎn)品從物質(zhì)上來說已經(jīng)不存在了。案中的專利產(chǎn)品是一種刨床，該刨床是由不單獨受專利保護的部件如齒輪、軸、刀片等組成。[2]為了深入探討這一問題，筆者將介紹更多的美國判例，并對這些判例進行簡要分析，希望對我們制定司法解釋和處理有關(guān)糾紛有所裨益。對于因此而引起的糾紛，美國一百多年來有大量的判例。作者： 閱讀數(shù): 1009 什么行為是法律允許的修理，什么行為是法律不允許的再造，這是一個既涉及事實又涉及法律的復(fù)雜問題。最高人民法院正在制定的《關(guān)于審理專利侵權(quán)糾紛案件若干問題的規(guī)定》也涉及到了這一問題。“刨床案”（Wilson v. Simpson）[3]此判例是美國最高法院于1850年作出的，是美國第一個有名的關(guān)于區(qū)分專利產(chǎn)品“修理”與“再造”的案件。在刨床中的刀片用鈍以后，被告從第三人處購買了這種刀片更換了用舊的刀片。在購買者購買刨床時，更換刀片的權(quán)利就轉(zhuǎn)移給了顧客，否則，顧客購買這種刨床是沒有用的。當(dāng)顧客購買了一個機器時，他將機器作為一個整體使用，更換破損的部件，只是顧客為保證使用而行使的維修權(quán)利。顧客從專利權(quán)人處購買了這種捆扎帶以后，用于捆扎棉包以便于把棉包從種植園運到棉花加工廠。當(dāng)被告將金屬扣連接在用舊帶子的碎片鉚接在一起而制成的金屬帶上時，他制造了棉包捆扎帶?！睋?jù)此，法院認為被告的行為屬于對專利產(chǎn)品的再造而不是修理，因而構(gòu)成侵權(quán)。專利權(quán)人將該專利許可給通用汽車公司使用。一審和二審均認為侵權(quán)成立，其主要理由是“帆布并不是使用壽命短而且便宜，可以使我們認為車主合理地相信更換帆布只是對車頂?shù)暮唵涡蘩怼＠考男в脤τ趨^(qū)分修理與再造是沒有決定作用的。再造只限于在專利產(chǎn)品作為一個整體報廢以后，‘實質(zhì)上制造一個新產(chǎn)品’的重新制造。那個標(biāo)準(zhǔn)對于認定再造太窄了。帆布的壽命是三年，而其他部件的壽命幾倍于帆布，更換帆布的價格是30至70美元，而其他部件的總價值是大約400美元?！肮揞^加工機案”（WilburEllis Co. v. Kuther）[6]。被告將這些機器修復(fù)，35個部件中的6個改變了尺寸，使這種機器能生產(chǎn)5盎司的罐頭。當(dāng)其中6個部件被改變尺寸時，也不會侵犯專利權(quán)。只有在專利權(quán)人排除他人制造專利產(chǎn)品的權(quán)利受到侵犯時，才能稱為再造。最后，法院認定，被告的行為類似修理，不構(gòu)成專利侵權(quán)。被告收集了被更換下來的舊離合器，并把它們拆開。專利權(quán)人起訴被告侵犯其專利權(quán)，認為被告的行為是再造專利產(chǎn)品。原告擁有一項名為“空氣注入設(shè)備”的專利，這項專利保護的是一種用于冶金的設(shè)備，包括融化和凈化裝置，如反射爐、充氣泵、注氣導(dǎo)管等。除此之外，原告還銷售氣泵的配件。聯(lián)邦巡回上訴法院認為，被告主張，原告出售的氣泵除用于專利外沒有其他用途，這樣原告在出售氣泵時就默示許可客戶可以無限制地實施其專利。原告只銷售氣泵，而不是整個設(shè)備，我們認為默示許可只在氣泵的使用壽命內(nèi)。原告擁有一個醫(yī)療設(shè)備專利，該設(shè)備主要用于向患者四肢加壓，以治療和防止靜脈血栓。顧客購買了控制泵和連接管時知道這是可以重復(fù)使用的，而在購買壓力袖時知道這是一次性使用的。原告主張壓力袖在更換時并沒有損壞，可以使用三年。但因為有感染的危險，這種主張是不可行的。因客戶的行為是修理而不是再造，被告不構(gòu)成幫助侵權(quán)。鉆尖是用華氏1300度的溫度焊接在鉆桿上的。當(dāng)鉆尖不能再打磨時，被告應(yīng)客戶的要求更換鉆尖。一審法院認為被告的行為只是修理。從更換部件的性質(zhì)看，這不是一個專利產(chǎn)品的使用壽命明顯長于某一部件的明顯情況。鉆尖不是用易于拆卸的辦法固定在鉆桿上的。就專利權(quán)人的意圖來說，沒有證據(jù)證明專利權(quán)人的意圖支持更換鉆尖是修理的主張。“打印機墨盒案”（HewlettPackard Co. v. RepeatOType Stencil Mfg. Corp.）[11] 這是美國聯(lián)邦巡回上訴法院于1997年作出的判例?；萜展緦Ρ桓嫣崞鹪V訟。雖然專利權(quán)人的意圖是該墨盒是不可重新灌注的，但與專利權(quán)人意圖相悖的修改不一定就是再造。原告擁有一項沖浪艇專利，專利產(chǎn)品中有一個可拆卸的尾翼。原告提起訴訟指控被告構(gòu)成間接侵權(quán)。用其他尾翼更換下沒有損壞的尾翼實質(zhì)上制造了一個新產(chǎn)品，構(gòu)成侵權(quán)。盡管延長使用壽命是更換部件的主要原因，但不是法律允許的唯一原因。1“一次性相機案”（FUJI Photo Film Co. . Jazz Photo Corporation）