【正文】 第一篇：商標案件操作指南律師承辦商標案件業(yè)務操作指引目錄第一章 總則第二章 商標注冊申請業(yè)務第三章 商標民事訴訟業(yè)務第四章 與行政機關有關的商標法律業(yè)務第五章 與商標有關的刑事法律業(yè)務第六章 附則第一章 總則第一條 為了指導律師從事商標法律服務業(yè)務，減少執(zhí)業(yè)風險，特制定本指引。第二條 本指引所稱的商標法律服務業(yè)務（以下簡稱“商標業(yè)務”），主要包括：商標注冊申請、評審、轉讓、許可使用，注冊商標侵權訴訟，未注冊商標權利的保護以及侵犯注冊商標專用權刑事犯罪。第三條 與商標業(yè)務有關的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關規(guī)定主要有：（一）《民法通則》；（二）《刑法》；（三）《中華人民共和國商標法》；（四）《中華人民共和國商標法實施條例》；（五）《最高人民法院關于人民法院對注冊商標權進行財產(chǎn)保全的解釋》；（六）《最高人民法院關于審理商標案件有關管轄和法律適用范圍問題的解釋》；（七）《最高人民法院關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據(jù)適用法律問題的解釋》；（八）《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（九）《最高人民法院民事審判第三庭關于對注冊商標專用權進行保全和執(zhí)行等問題的復函》；（十）《最高人民法院關于專利法、商標法相關案件分工問題的批復》；（十一）《國家工商行政管理總局商標評審委員會商標評審規(guī)則》；（十二）《商標審查指南》；（十三）最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產(chǎn)權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋。第四條 本指引旨在為律師從事商標法律服務業(yè)務提供最基本的指引，律師還應結合自己的實踐經(jīng)驗、豐富及完善各項業(yè)務操守。第二章 商標注冊申請業(yè)務第五條 商標注冊申請業(yè)務主要包括但不限于：（一）商標注冊申請；（二）商標注冊申請前的查詢；（三）商標異議申請以及答辯；（四）商標注冊人名義、地址變更；（五）轉讓注冊商標申請；（六）續(xù)展注冊商標申請；（七）商標使用許可合同備案；（八）商標專用權的質押登記；（九）優(yōu)先權申請；（十）商標注冊證明申請；（十一）補發(fā)《商標注冊證》申請；（十二）補發(fā)變更/轉讓/續(xù)展注冊證明申請；（十三）撤回商標注冊申請；（十四）注銷注冊商標申請；（十五）撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標申請；（十六）注冊商標的財產(chǎn)保全辦理；（十七）《商標注冊證》領??；（十八）商標申請后的查詢辦理；（十九）如何申請?zhí)厥鈽酥镜怯?；（二十）世界各國及地區(qū)商標注冊、轉讓、續(xù)展等辦理。第六條 國內(nèi)商標注冊申請的操作。（一）受理機關。位于北京的國家工商行政管理總局商標局。目前所有的申請都應向該局遞交申請，商標局在大陸其他地區(qū)沒有辦事機構。如申請港、澳、臺商標注冊，應單獨向港、澳、臺地區(qū)商標處（暑）辦理。（二）辦理途徑。：一是在北京直接到商標局辦理；二是委托國家認可的商標代理機構代理。，但在中國有經(jīng)常居所或者營業(yè)所的外國人或外國企業(yè)除外。（三）一般商品商標或服務商標申請需要的文件：（營業(yè)執(zhí)照或身份證或護照）2.《商標注冊申請書》；；，還需要《委托書》（四）注意事項1．在商標注冊用商品和服務國際分類每一個類別上每注冊一個商標圖樣為一件商標。每件商標每申請辦理任何一項注冊事宜都視為一件申請，應分別提交一套申請書件，并分別繳納費用。2．應提交的書件沒有指明份數(shù)的，如果在“具體要求”及“注意事項”欄目中也沒有特別聲明是多少份的，則應認為是1式1份。第七條 國外商標注冊申請的操作（一）單獨國家或地區(qū)或國際聯(lián)盟商標注冊申請。目前幾乎所有的國家、地區(qū)、國際聯(lián)盟都允許外國個人或企業(yè)在本國申請注冊商標。除每個國家或地區(qū)外，目前的國際聯(lián)盟有歐盟（25國）、比荷盧經(jīng)濟聯(lián)盟、非洲知識產(chǎn)權組織。采用這種方式一般需要委托當?shù)氐穆蓭熮k理。（二）馬德里商標國際注冊申請。馬德里國際注冊申請分為協(xié)定國和議定國國際申請，到目前為止已經(jīng)有77個成員國，歐盟、美國、日本都是成員國。第三章 商標民事訴訟業(yè)務第八條 商標民事訴訟業(yè)務主要包括但不限于：（一）侵犯注冊商標專用權糾紛；（二）注冊商標專用權權屬糾紛。第九條 律師代理侵犯注冊商標專用權糾紛注意事項：（一）侵權可以分為假冒和仿冒。假冒指在相同或類似的商品上使用與注冊商標相同的標志，足以引起一般消費者誤解的；仿冒是指在相同或類似的商標上使用與注冊商標近似的標志，足以引起一般消費者誤解的。（二）是否侵犯注冊商標專用權的根本標準是“是否引起一般消費者誤解，將此品牌產(chǎn)品誤認為彼品牌產(chǎn)品”至于他人使用的商標是否與注冊商標相同或近似并非根本判斷標準，他僅僅是用來衡量是否“足以引起一般消費者誤解”。（三）作為原告方采用購買方式收集侵權證據(jù)時，最好辦理購買公證。（四）未注冊商標，如其有相當知名度，可以按照〈反不正當競爭法〉中知名商品特有名稱權進行處理，不能用〈商標法〉處理。第十一條 律師作為原告方代理人的注意事項。（一）訴前分析案件是否屬于人民法院受理范圍。人民法院受理的商標民事糾紛案件主要包括：①商標及與商標有關權益權屬、侵權、合同糾紛案件；②申請訴前停止侵犯商標、與商標有關權益行為，申請訴前財產(chǎn)保全、訴前證據(jù)保全案件；③其他商標、與商標有關權益糾紛案件。案件應由何地法院管轄。①級別管轄。商標民事糾紛案件，由中級以上人民法院管轄。各高級人民法院根據(jù)本轄區(qū)的實際情況，可以確定若干基層人民法院管轄第一審商標民事糾紛案件。廣東省能管轄第一審商標民事糾紛案件的基層人民法院有：廣州市東山區(qū)人民法院、廣州市白云區(qū)人民法院、廣州市天河區(qū)人民法院、深圳市南山區(qū)人民法院、佛山市南海區(qū)人民法院。②地域管轄。因侵犯商標行為提起的民事訴訟，由侵權行為的實施地、侵權復制品儲藏地（是指大量或者經(jīng)常性儲存、隱匿侵權復制品所在地）或者查封扣押地（是指海關、商標、工商等行政機關依法查封、扣押侵權復制品所在地）、被告住所地人民法院管轄。對涉及不同侵權行為實施地的多個被告提起的共同訴訟，原告可以選擇其中一個被告的侵權行為實施地人民法院管轄；僅對其中某一被告提起的訴訟，該被告侵權行為實施地的人民法院有管轄權。審查當事人是否適格。審查原告是否適格。確定商標糾紛的原告是件非常重要又復雜的事項，必須審慎考慮。可通常下述方面進行審查。①除了首次創(chuàng)造作品的作者具有原作品的商標外，改編人、匯編人、翻譯人、注釋人、整理人、表演者、錄音錄像制作者等對其新創(chuàng)作部分亦享有相應的商標，因此，必須審查原告享有的是哪方面的商標。②審查是個人作品還是職務作品，確定到底是個人，還是法人或其他組織享有訴權。③審查是否合作創(chuàng)作作品、委托作品，確定能否單個起訴，還是需要共同作為原告。④審查商標人或其他合法權利人是否將相應的權利委托商標集體管理組織統(tǒng)一行使，若已委托，商標人或其他合法權利人本身就已授權的權利在合同期內(nèi)，不再享有訴權，只能由商標集體管理組織以其自己的名義起訴。⑤審查是否屬于《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第114條所規(guī)定的情況。審查被告是否適格。是否具有仲裁條款、書面仲裁協(xié)議及其效力。是否超過訴訟時效期間，有無訴訟時效中斷、中止或延長的事由。侵犯商標的訴訟時效為二年，自商標人知道或者應當知道侵權行為之日起計算。權利人超過二年起訴的，如果侵權行為在起訴時仍在持續(xù)，在該商標保護期內(nèi)，人民法院應當判決被告停止侵權行為；侵權損害賠償數(shù)額應當自權利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。對于商標侵權糾紛，要注意不要把法定許可使用權的行為，也當成侵犯商標的行為來認定。對于商標侵權糾紛，還需要充分了解侵權人的資產(chǎn)、信譽等狀況，并據(jù)此分析侵權人支付賠償款的可能性。對于商標許可合同糾紛案件。律師應注意審查：被許可人行使權利時是否擅自超出約定的權利；是否是在約定的方式、約定的地域和約定的期限內(nèi)行使商標；被許可人不得擅自將自己享有的權利許可其他人使用；商標人可以將同樣權利以完全相同的方式，在相同的地域和期限內(nèi)許可他人使用，除非被許可人享有專有許可權；除專有許可外，被許可人對第三人侵犯自己權益的行為一般不能以自己的名義向侵權人提起訴訟，只能以商標人的名義提起訴訟。（二）確定訴訟請求確定商標歸屬。（適用于商標權屬糾紛的案件）停止侵害。行為人正在實施侵害他人商標的行為時，權利人有權要求其停止侵權行為，其目的是防止損害結果擴大。（適用于起訴時侵權行為仍在持續(xù)的案件）賠禮道歉、消除影響。作品商標被侵害后，權利人有權請求行為人或者訴請法院責令行為人在一定范圍內(nèi)賠禮道道歉、澄清事實，以消除人們對權利人或者其作品的不良印象，使社會對其評價恢復到未受侵害前的狀態(tài)。（適用于侵權并致權利人信譽受損的案件）賠償損失。（主要適用于對著作財產(chǎn)權的侵害；對著作人身權的侵害，只有給權利人造成一定的經(jīng)濟損失時，才能適用賠償損失的方法。）請求確定合同無效、申請撤銷合同、請求判令解除合同等。（適用于商標合同糾紛案）其他訴訟請求。視具體案件情況而定。（三）準備證據(jù)證明原告存在商標。證據(jù)可以是：當事人提供的涉及商標的底稿、原件、合法出版物、商標登記證書、認證機構出具的證明、取得權利的合同等。在作品或者制品上署名的自然人、法人或者其他組織視為商標、與商標有關權益的權利人，但有相反證明的除外。證明被告侵權行為的存在。證據(jù)可以是：當事人自行或者委托他人以定購、現(xiàn)場交易等方式購買侵權復制品而取得的實物、發(fā)票等。為保證法律效力，有必須要采用公證的形式。證明原告所花費用及損失的存在與數(shù)額。賠償損失，通常為權利人的實際損失或者侵權人的違法所得，上述兩者均不能確定時，由法院在50萬的范圍內(nèi)自由裁量。賠償數(shù)額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。（四）向法院提出訴前停止侵犯商標行為申請、訴訟證據(jù)保全申請、訴訟財產(chǎn)保全申請訴前措施從保護原告利益以及為防止被告毀滅證據(jù)角度來看，訴前申請采取責令停止侵權行為、證據(jù)保全措施是較好的方式。具體參照《最高人民法院關于訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據(jù)適用法律問題的解釋》。訴中措施相關措施通常在立案時，同時提起。申請保全的證據(jù)、財產(chǎn)包括：①關于被告侵權行為的證據(jù)；②關于被告獲利情況的證據(jù)；③查封、扣押、凍結相關財產(chǎn)。（在商標案件中，該措施較少使用，但面對容易轉移財產(chǎn)的被告，該措施仍是必要的）第十二條 律師作為被告方代理人的注意事項。（一）客戶預計對方會起訴時、客戶已接到起訴狀副本作出分析案件是否屬于人民法院的受理范圍。受訴法院是否有管轄權。雙方當事人是否均適格。有無仲裁條款、書面仲裁協(xié)議及其效力。是否超過訴訟時效期間。對被告實際是否存在侵權及可能要承擔的法律責任作出初步的判斷。被告侵權的證據(jù)的情況及數(shù)量。被告行為的法律性質及后果。自我分析已構成侵權的情況下，考慮與對方和解。（二）分析認為不構成侵權時，可從下面幾面進行抗辯。原告不具有商標，或不能單獨行為商標。侵權行為不存在。①是依法行使法定許可使用權；②出版者、制作者能舉證證明其出版、制作有合法授權；③如果是出版者的話，證明自己已盡到合理注意義務；④計算機軟件開發(fā)者能舉證，其開發(fā)的軟件是由于可供選用的表達方式有限才與已經(jīng)存在的軟件相似的。損害不存在或數(shù)額計算沒有依據(jù)。包括：沒有存在損害后果；原告的損失計算不正確；被告的獲利計算不正確；損失計算的方式不正確；法定賠償不合理。第四章 與行政機關有關的商標法律業(yè)務第十三條 律師商標行政法律業(yè)務主要包括但不限于：（一）對商標評審委員會做出的評審決定或商標局做出的撤銷注冊商標專用權決定不服提起的行政訴訟；（二）對工商行政管理機關做出的行政處罰決定不服氣提起的行政訴訟；（三）行政復議以及行政聽證；（四）代理受害方進行投訴、協(xié)助查處工商行政管理部門進行查處（俗稱打假）。第十四條 律師代理對商標評審委員會做出的評審決定不服或商標局做出的撤銷注冊商標專用權決定不服提起的行政訴訟注意事項：（一）商標評審委員會做出的評審決定