專(zhuān)利申請(qǐng)oa審查意見(jiàn)答復(fù)-展示頁(yè)
2025-02-21 12:47本頁(yè)面
【正文】 11 ? 與客戶多溝通。 –要取悅審查員，激怒審查員一定不會(huì)帶來(lái)好處。 –遇到 OA中的一些問(wèn)題，不知道審查員的真正意思，多電話溝通。根據(jù)反饋來(lái)修正自己的行為，是不斷改進(jìn)的有效途徑。 代理人不是申請(qǐng)人 9 ? 遇到無(wú)把握、難以處理、不知道如何處理的情形，要主動(dòng)請(qǐng)示、請(qǐng)教資深。 ? 代理人不應(yīng)把自己擺在申請(qǐng)人的位置，不能越俎代庖，在一些問(wèn)題的處理上不經(jīng)客戶同意而自行定奪。 立場(chǎng)不同，所以口吻不同 8 ? 專(zhuān)利法原理無(wú)國(guó)界，但專(zhuān)利法律、法規(guī)和規(guī)章有差異，對(duì)于客戶指示中不符合中國(guó)特殊規(guī)定的，應(yīng)向客戶解釋?zhuān)嬷蛻糁袊?guó)的特殊規(guī)定是什么樣子，我們的特殊規(guī)定可能合理，也可能不符合國(guó)際通行規(guī)則，但都要讓客戶知曉。 –錯(cuò)誤的代理人口吻： claim 1不具備創(chuàng)造性，同理， claim 11也不具備創(chuàng)造性。 –審查員口吻： claim 1不具備創(chuàng)造性，其從屬claims的特征均為公知常識(shí)，故也不具備創(chuàng)造性。號(hào)碼（申請(qǐng)?zhí)?、案?hào)、對(duì)比文件號(hào)等），期限（不同的 OA有不同的時(shí)限要求），不串行，不丟落內(nèi)容 –給資深 review之前，自己必須 double check；發(fā)給客戶之前，必須再 double check。 ? 思考：在 deadline當(dāng)天匆忙交案子，好習(xí)慣 or惡習(xí)？ 5 Diligence ? 勤勉盡責(zé)，時(shí)刻保持誠(chéng)惶誠(chéng)恐、如履薄冰的心態(tài)，要仔細(xì)嚴(yán)謹(jǐn)，追求完美。處理審查意見(jiàn)通知書(shū)之經(jīng)驗(yàn)分享 宋獻(xiàn)濤 2 目 錄 一． 代理人的天職 二． 代理人的內(nèi)功 三． OA基本要求和常見(jiàn)錯(cuò)誤 四． 新穎性和創(chuàng)造性 3 代理人的天職 ? Serve clients and fight for clients. (Note: fight is not flight) ? 為客戶提供可行的建議 ? 按照客戶的指示行事 (act as instructed) ? 思考：面對(duì) office rejection，我們能否表現(xiàn)出投降的姿態(tài)？能不能主動(dòng)建議客戶 abandon？ 4 強(qiáng)烈的時(shí)限意識(shí) ? official deadline ? 內(nèi)部 deadline ? 從容不迫地完成每一個(gè)案件，相對(duì)于 deadline保持一定的提前量。 ? 收卷時(shí)還在匆忙涂答題卡的學(xué)生，一定不是優(yōu)秀的；同理，匆忙完工的案子， quality一定不會(huì)好。 –追求精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化，杜絕丟三落四、粗枝大葉 – Professional carefulness要成為習(xí)慣。 6 ? 審查員的目標(biāo)是挑錯(cuò)，代理人的目標(biāo)是辯解或改正錯(cuò)誤 ? 代理人不能充當(dāng)審查員，不得以審查員的思維和口吻寫(xiě) ments和下結(jié)論，處處為審查便利著想（我們只能就審查員指出的問(wèn)題給出充分的建議，而不能代替審查員做前置審查） ? 審查員講的話一般都是對(duì)本發(fā)明不利的話，審查員經(jīng)常斷章取義、偷梁換柱，刻意曲解對(duì)比文件，所以，照抄審查員的話，風(fēng)險(xiǎn)很大，對(duì)客戶不會(huì)有任何好處 代理人不是審查員 7 【 例 】 遇到難以克服的 rejection，把審查員的觀點(diǎn)重復(fù)一遍，得出不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。同理， claim 11及其從屬 claims也不具備創(chuàng)造性。 –正確的代理人口吻： claim 1具備創(chuàng)造性，相應(yīng)地，其從屬 claims具備創(chuàng)造性；同理， claim 11及其從屬 claims也具備創(chuàng)造性?？蛻羧绻粡模钚锌蛻糁辽系脑瓌t。 – 例如，客戶指示我們?cè)黾?claims，事先未告知客戶有何風(fēng)險(xiǎn)，自作主張，沒(méi)有增加。 ? 仔細(xì)研究資深修改過(guò)的地方，不讓歷史反復(fù)重演。 與資深溝通 10 ? 原則： 態(tài)度謙卑熱情，內(nèi)心堅(jiān)毅冷靜；表面是配合，行動(dòng)中是有理有據(jù)有節(jié)地 argue。 –如有實(shí)質(zhì)性問(wèn)題要與審查員進(jìn)行溝通，要具備一定的 bargain能力，不要讓審查員覺(jué)得自己less experienced。遇到蠻不講理的審查員，要克制自己。一般客戶歡迎 open discussion，尤其是客戶最熟悉的部分，如技術(shù)原理。一定要尊重客戶指示，但不盲從。 與客戶溝通 12 正確理解 instruction ? Comments和 response的受眾不同，所以，有時(shí)不能直接轉(zhuǎn)換。 ? 對(duì)于客戶的指示我們要消化、理解，然后做出不偏離客戶指示且更有利于客戶的答復(fù) OA等行為。 ? US counterpart claim amendment中刪除了有的從屬權(quán)利要求，我們不能刪，除非其被并入了獨(dú)立權(quán)利要求。 ? Conform的意思不是說(shuō)完全相同，而是 adapt，即在爭(zhēng)取最大利益的前提下 ply in actions, behavior, etc, with accepted standards or norms 舉例 14 ? 要擅長(zhǎng) legal research，在技術(shù)和法律層面做出透徹的分析，這是代理人賴(lài)以存活的看家本領(lǐng)，需要真槍實(shí)彈的經(jīng)驗(yàn)積累 –代理人需要熟悉中國(guó)的法律法規(guī)、實(shí)務(wù)、通行規(guī)則、審查員的慣用手法，這需要多學(xué)習(xí)、多交流、多思考。 Thoroughness 15 Thoroughness ? 再例如，如果代理人不了解審查指南關(guān)于計(jì)算機(jī)程序相關(guān)發(fā)明的規(guī)定、 SIPO關(guān)于虛實(shí)結(jié)合寫(xiě)法的潛規(guī)則，遇到審查員發(fā)出反對(duì)意見(jiàn)時(shí)，只會(huì)做出無(wú)謂的爭(zhēng)辯或修改不符合要求而引發(fā)不必要的下一次 OA，最終讓客戶抱怨我們不懂 local rules和unprofessional。 16 Thoroughness ? 對(duì)于審查員的每一個(gè) objection，都要做出有針對(duì)性的回應(yīng)，尤其要注重說(shuō)理的深刻和充分，善于指出審查員的理解偏頗、邏輯錯(cuò)誤或荒謬之處。 ? 如何 argue，如何做 legal research，這是一個(gè)長(zhǎng)期鉆研的課題。 ? 附圖不是充分公開(kāi)的必要條件，法、細(xì)則、指南無(wú)此規(guī)定，業(yè)界也無(wú)人曾經(jīng)發(fā)出過(guò)這樣的聲音，所以，缺少附圖不一定造成公開(kāi)不充分，二者之間沒(méi)有必然的因果關(guān)系。 ? 因此，該條款并不反對(duì)缺少附圖的情形，審查員適用法律錯(cuò)誤。我們需要把這三個(gè)方面總結(jié)一下，難度應(yīng)該不是太大。 例 51：三個(gè)饅頭能吃飽，不能得出兩個(gè)饅頭吃不飽的結(jié)論。 例 53：競(jìng)猜節(jié)目，主持人只需提示幾句，參與者就能猜中，而無(wú)需主持人說(shuō)完全部的提示語(yǔ)。 20 養(yǎng)成好習(xí)慣，提高效率 ? 做 ments時(shí)，搭建好框架，分清重要問(wèn)題和次要問(wèn)題，把精力集中于解決重要問(wèn)題，對(duì)于客戶仰仗我們 expertise or best judgment的問(wèn)題，把中文直接修改好。如果 inplete、有新增claims、指示明顯不對(duì)頭等情形，要立即寫(xiě)信給客戶，起到應(yīng)有的提示作用，因?yàn)槲覀兪菍?zhuān)業(yè)人士，不僅僅是 messenger。 –審查員經(jīng)常說(shuō)錯(cuò)話，客戶偶爾也會(huì)說(shuō)錯(cuò)話，但我們不能。 –刪除 claims時(shí)，不要啰嗦太多；評(píng)價(jià)本發(fā)明和對(duì)比文件，要從自己的角度出發(fā)，慎用審查員的話。 23 對(duì) OA的基本要求 ? 全面覆蓋， ments and response要針對(duì) OA提出的各個(gè) rejections做 itembyitem的分析，一個(gè)也不能少，要避免： – 有的 claims被指不清楚、不支持，漏分析，既未 argue也未修改 – 存儲(chǔ)介質(zhì) claims已建議客戶刪除，客戶也同意了，而在response中卻忘了刪除 – 忘了修改發(fā)明名稱(chēng)、摘要或 summary ? 條理清晰，主次分明，重點(diǎn)突出 – 搭好框架 – Clear and to the point 24 對(duì) OA的基本要求 ? 立場(chǎng)鮮明 – 爭(zhēng)辯就是爭(zhēng)辯，修改就是修改，不能前后矛盾。 ? 專(zhuān)利局的結(jié)案算法，決定了審查員無(wú)心戀戰(zhàn)，不敢跟我們死磕到底。 ? 審查員很少自行檢索，一般都是先看外國(guó)的 file history，然后提出類(lèi)似的新穎性創(chuàng)造性問(wèn)題（常把很多從屬權(quán)利要求的特征當(dāng)做公知常識(shí)），再提出其他問(wèn)題（如不支持、不清楚等）。 ? 例 2：審查意見(jiàn)通知書(shū)中除了創(chuàng)造性外還涉及不支持、不清楚等問(wèn)題，提供 ments或答 OA時(shí)僅僅評(píng)述創(chuàng)造性，而忘了其他問(wèn)題。 28 常見(jiàn)形態(tài)：馬虎大意 ? 例 4：有權(quán)利要求的增減，但卻沒(méi)有對(duì)修改后的權(quán)利要求進(jìn)行重新編號(hào)，或者對(duì)權(quán)利要求的重新編號(hào)出錯(cuò)。 ? 例 6：中英文權(quán)利要求不對(duì)應(yīng)，英文中有的句子在中文中忘了翻譯，或者出現(xiàn)在中文中的句子在沒(méi)有英文中沒(méi)有記載。 ? 例 8：對(duì)多處錯(cuò)誤的地方的修改往往會(huì)丟掉一兩處。 30 常見(jiàn)形態(tài)：自相矛盾 ? 先說(shuō)不同意審查員的意見(jiàn)，但又不解釋為什么不同意，只有斷言審查員的意見(jiàn) groundless；最后又建議客戶按照審查員的意見(jiàn)
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